Trybunał Sprawiedliwości UE w 2006 r. rozpatrywał sprawę Elizabeth Emanuel, projektantki sukni ślubnych. Znak towarowy tożsamy z jej imieniem i nazwiskiem pierwotnie był zarejestrowany na spółkę, dla której pracowała, z czasem jednak został zbyty na inny podmiot. Projektantka sprzeciwiała się temu, podnosząc, że klientki kupujące suknie z jej nazwiskiem zostaną wprowadzone w błąd. TSUE w wyroku w sprawie C-259/04 (zwany „wyrokiem Emanuel”) orzekł jednak, że zerwanie powiązania między projektantem a właścicielem znaku towarowego samo w sobie nie powoduje, że znak ten wprowadza w błąd, a jako taki podlega wygaśnięciu.
Wyrok był przywoływany w podobnych przypadkach. Zwrócił na nią uwagę także Nicholas Emiliou, rzecznik generalny TSUE, który w 2025 r. zajął się sprawą innego projektanta mody, Jeana-Charles’a de Castelbajaca. Jak stwierdził w swojej opinii, stanowi ona okazję, by zweryfikować pogląd wyrażony w wyroku Emanuel w nieco bardziej złożonych okolicznościach.
Sprawa Castelbajac: Pasożytnicze wykorzystanie swojego nazwiska?
Sytuacja faktycznie była tu bardziej złożona. Spółka uprawniona do znaków utworzonych na bazie nazwiska projektanta zbankrutowała, a jej aktywa wraz z prawami własności intelektualnej nabyła inna spółka PMJC. Początkowo podjęła współpracę z Castelbajaciem, jednak ich umowa wygasła. Projektant zaczął realizować swoją działalność poprzez spółkę Castelbajac Créative, na co PMJC pozwała go o czyn nieuczciwej i pasożytniczej konkurencji. Projektant w powództwie wzajemnym zażądał wygaszenia znaków z jego nazwiskiem, należących do PMJC, argumentując, że wprowadzają one w błąd co do jego autorstwa opatrzonych nimi towarów.
Spór rozstrzygnie ostatecznie francuski sąd. TSUE, odpowiadając na jego pytanie o jeden z jego aspektów, również odwołał się do wyroku Emanuel. - Okoliczność, że znak towarowy utworzony z nazwiska projektanta mody jest używany przez przedsiębiorstwo, z którym ten twórca nie jest już obecnie związany, nie jest sama w sobie wystarczająca, aby uzasadnić stwierdzenie wygaśnięcia tego znaku – powtórzył Trybunał w wyroku z 18 grudnia 2025 r. (C-168/24)
Jak uzasadniał: „właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument jest bowiem świadomy faktu, że nie wszystkie towary opatrzone znakiem towarowym odpowiadającym nazwisku projektanta zostały przez niego zaprojektowane”.
TSUE zastrzegł jednak, że stwierdzenie wygaśnięcia jest możliwe. Wymaga to ustalenia, że doszło do skutecznego celowego wprowadzenia w błąd lub wystarczająco poważnego ryzyka celowego wprowadzenia odbiorców w błąd. Trybunał zasugerował, że w rozpatrywanej sprawie istnieją okoliczności zwiększające ryzyko, iż odbiorcy mylnie odczytają autorstwo towarów oznaczonych znakami utworzonymi z nazwiska projektanta: znajdują się elementy ozdobne charakterystyczne dla specyficznego świata twórczego tego projektanta i naruszające jego prawa autorskie.
W konkluzji wyroku wynika, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego utworzonego z nazwiska, jeśli rzeczywiście taki znak wprowadza „u właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta” błędne przekonanie co do autorstwa oznaczonych towarów.
Natalia Basałaj, radca prawny z Kancelarii Hansberry Tomkiel zgadza się z tezą TSUE, zwraca jednak uwagę na problem jasnych kryteriów, które pozwalałyby jednoznacznie ocenić, kiedy sposób używania nazwiska w znaku rzeczywiście uzasadnia jego wygaszenie.
- TSUE podkreśla, że zakwestionowanie prawa do znaku towarowego wymaga wykazania – w oparciu o konkretne i przekonujące dowody – że znak przestał pełnić swoją podstawową funkcję wskazywania pochodzenia towarów. W szczególności konieczne jest udowodnienie, że sposób używania znaku przez uprawnionego faktycznie wywołuje u właściwego kręgu odbiorców błędne przekonanie o związku produktów z projektantem albo że istnieje realne i poważne ryzyko takiego wprowadzenia w błąd. Samo zakończenie współpracy z twórcą nie jest w tym zakresie wystarczające – komentuje Natalia Basałaj.
Zwraca też uwagę na niejasności w sprawie, które mogą zwiększyć niepewność prawną marek oraz sprzyjać dalszym tego typu sporom. Te z pewnością się pojawią, i to nie tylko w świecie mody.
Nowak, Kowalski
- Problem rejestracji znaku towarowego związanego z nazwiskiem budzi szereg emocji. Z jednej strony jest naturalną konsekwencją budowania marki wokół określonej osoby (twórcy lub twarzy marki, np. sportowca czy celebryty), z drugiej strony powstaje problem napięć pomiędzy określonym przedsięwzięciem biznesowym a dobrami osobistymi danej osoby w razie zakończenia współpracy. Kwestie te należy mieć na uwadze już na samym początku budowania rozpoznawalności marki – mówi dr Michał Markiewicz, radca prawny, partner w Markiewicz Sroczyński Mioduszewski Kancelaria Radców Prawnych sp. j.
Co jednak w sytuacji, gdy ktoś ma znane nazwisko? Zdarza się, że i one uzyskują ochronę jako znaki towarowe. I tak w Polsce zarejestrowany jest słowny znak towarowy „NOWAK”, zgłoszony m.in. dla mięsa, przetworów mięsnych oraz pasztetów, a na poziomie UE ochronę uzyskał znak „JAN NOWAK” zgłoszony dla mebli. Do niedawna w bazie Urzędzie EU ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) figurowały niezależnie od siebie dwa znaki „KOWALSKI”: jeden odnoszący się m.in. do galanterii, odzieży oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej, a drugi do materiałów drukowanych i książek.
- Jeśli zgłaszającemu nie można przypisać złej wiary, a oznaczenia z tym samym nazwiskiem są wystarczająco odróżniające od znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, nic nie stoi na przeszkodzie, by na rynku funkcjonowało kilka znaków „Lewandowski” czy „HAMILTON”, zachowując równowagę między ochroną a swobodą korzystania z nazwisk – mówi Natalia Basałaj.
Lewandowski, Neymar, Messi
I faktycznie mamy w Polsce kilka znaków zawierających człon Lewandowski. Znak słowno–graficzny „Lewandowski.pl” został zarejestrowany dla sprzętu i usług komputerowych, a „CHAMPION LEWANDOWSKI FITNESS” dla kosmetyków, suplementów diety i odzieży.
W tym ostatnim przypadku uprawniony rzeczywiście nosi to samo nazwisko co znany piłkarz.
Zdarza się jednak, że podmioty gospodarcze chcą pod pretekstem ochrony własności intelektualnej wykorzystać nazwiska znanych osób.
- Takie działanie może jednak godzić w dobra osobiste danej osoby lub po jej śmierci jej bliskich. Może także być oceniane z perspektywy zgłoszenia w złej wierze – uważa dr Markiewicz.
Przytacza kolejny „piłkarski” przykład z 2019 r., kiedy TSUE nie zgodził się na rejestrację oznaczenia "Neymar" przez osobę niepowiązaną w żaden sposób ze znanym piłkarzem. By pozostać w temacie piłki nożnej, warto przytoczyć sprawę znaku "Messi" zgłoszonego przez piłkarza Lionela Messiego, który kolidował z wcześniejszym znakiem "MASSI". TSUE uznał jednak, że wyjątkowo silna renoma argentyńskiego zawodnika ma istotny wpływ na percepcję przeciętnego konsumenta.
- W konsekwencji odbiorca, postrzegając oznaczenie „MESSI” używane dla odzieży, artykułów sportowych oraz sprzętu ochronnego, nie będzie kojarzył go z wcześniejszym znakiem „MASSI”, mimo istniejących podobieństw wizualnych i fonetycznych – mówi Natalia Basałaj.
- Warto zatem pamiętać, że szczególne okoliczności konkretnej sprawy mogą przełamać jednolitą wykładnię stosowaną przez urzędy przez lata – dodaje Michał Markiewicz.
Bartosz Głowacki prędzej niż Pablo Escobar
Takie przełamanie zdarza się na gruncie znaków wykorzystujących nazwiska postaci historycznych. Dawniej ich rejestracja była uważana za utrwaloną praktyką, sięgającą jeszcze czasów II RP. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 grudnia 1997 r. (III RN 74/97) wskazał, że w okresie międzywojennym zarejestrowane zostały takie znaki towarowe jak „Norwid”, „Kościuszko”, „Kazimierz Wielki”, „Bartosz Głowacki”, „Sobieski”, „Piłsudski”, „Szopen”, zaś po wojnie doszły do tego oznaczenia „Chopin”, „Waza”, „Kopernik”, „Mieszko”, „Jagiellończyk”, „Batory”, „Puławski”, „Tadeusz Kościuszko”.
W EUIPO zarejestrowane zaś liczne unijne znaki towarowe nawiązujące do nazwiska Mozarta. Natalia Basałaj zwraca jednak uwagę, że w nowszym orzecznictwie i praktyce decyzyjnej zdarzają się wyjątki. Przytacza unijny znak towarowy słowno–graficzny „CHE GUEVARA STYLED for HEROS”, który został w 2009 r. unieważniony ze względu na zgłoszenie go w złej wierze oraz naruszenie praw autorskich do fotografii Ernesta Che Guevary. W wyroku z 2024 r. w sprawie T-255/23 Sąd UE potwierdził zaś odmowę rejestracji oznaczenia „Pablo Escobar” jako znaku towarowego, uznając wykorzystanie nazwiska nieżyjącego barona narkotykowego za sprzeczne z zasadami porządku publicznego i dobrych obyczajów.
W Polsce w latach 2016-2017 mieliśmy natomiast przypadki zgłoszenia dwóch znaków „TW BOLEK LECH WAŁĘSA” oraz „Lech Wałęsa TW Bolek”. Urząd Patentowy RP nie miał okazji wypowiedzenia się na ich temat, a oba postępowania umorzył. Jak przekazała Prawo.pl Monika Chrobak, rzeczniczka UPRP, w pierwszej sprawie zgłaszający poinformował o rezygnacji z uzyskania ochrony, zaś w drugiej nie uiścił opłaty za zgłoszenie.
Dodajmy, znak słowno-graficzny "Lech Wałęsa" (w warstwie graficznej zawierający podpis) jest zarejestrowany na rzecz byłego prezydenta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów LEX jest zależny od posiadanych licencji.
