Ferrari SpA jest od 2007 r. właścicielem słownego znaku towarowego TESTAROSSA, który odnosi się w szczególności do samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz miniaturowych modeli aut (zabawek). Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), do którego wpłynęły dwa wnioski o unieważnienie prawa do tego znaku, stwierdził jego wygaśnięcie. Uznał, że znak ten nie był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej dla towarów, dla których został zarejestrowany, przez nieprzerwany pięcioletni okres przypadający na lata 2010–2015.

Sąd UE, do którego Ferrari wniosło skargę, stwierdził nieważność decyzji EUIPO (wyrok w sprawach T-1103/23 i T-1104/23).

Współpraca z dealerem świadczy o używaniu znaku

Sąd przeanalizował m.in. przypadek samochodów modelu Testarossa, które były produkowane w latach 1984–1996. Po tym okresie u autoryzowanych dealerów lub dystrybutorów Ferrari można było kupić natomiast samochody używane. Sąd stanął na stanowisku, że używanie znaku towarowego przez właściciela zgodnie z jego podstawową funkcją – polegającą na zagwarantowaniu, że towary, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa – przy odsprzedaży towarów używanych może stanowić „rzeczywiste używanie”. Dotyczy to również używania znaku przez osoby trzecie za zgodą właściciela, udzieloną w sposób zarówno wyraźny, jak i dorozumiany.

Z dorozumianą zgodą mamy do czynienia, jak wynika z wyroku, w przypadku sprzedaży używanego samochodu przez dealera lub dystrybutora autoryzowanego przez właściciela znaku towarowego. Autoryzacja ustanawia bowiem związek między właścicielem znaku a dealerem lub dystrybutorem. Ponadto sąd zauważył, że Ferrari poprzez usługę certyfikacji autentyczności pojazdów było zaangażowane w sprzedaż niektórych używanych samochodów Testarossa przez dealerów lub dystrybutorów.

Usługa certyfikacji świadczona przez Ferrari obejmuje również sprawdzenie pochodzenia handlowego głównych części składowych samochodów. A zatem producent udzielił dorozumianej zgody na używanie znaku towarowego przez autoryzowanych dealerów i dystrybutorów również w odniesieniu do części zamiennych i akcesoriów.

Czytaj także: ​Znak towarowy ze słowem „president”. Element słabo odróżniający, pochwalny

Miniaturowe modele też pod ochroną

Nieco inne argumenty miały zastosowanie w odniesieniu do zabawkowych modeli samochodów. Sąd uznał, że jeżeli użycie znaku ogranicza się do wskazania właściwemu kręgowi odbiorców, iż towar stanowi wierną replikę prawdziwego modelu samochodu, osoba trzecia może używać takiego znaku bez zgody właściciela. Natomiast jeżeli używanie oznaczenia przez osobę trzecią wykracza poza to zwykłe wskazanie i odnosi się na przykład do umowy licencyjnej zawartej z właścicielem tego znaku, będzie ono postrzegane jako wskazanie, że towary te pochodzą od producenta samochodów lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo.

W rozpatrywanej sprawie znak był używany przez osoby trzecie w odniesieniu do miniaturowych modeli samochodów ze wzmianką „oficjalny produkt licencjonowany przez Ferrari”. A zatem znak był używany zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie pochodzenia handlowego towarów. Sąd stwierdził ponadto, że używanie znaku na miniaturkach odbywało się za dorozumianą zgodą Ferrari.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.