Przypadek 1: Unijny znak towarowy TOYA
Mieszkaniec Wrocławia zgłosił takie graficzne oznaczenie w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i uzyskał jego rejestrację jako unijny znak towarowy. O unieważnienie prawa wniosła spółka Toya Development sp. z o.o. sp.k. Argumentowała m.in. że właściciel znaku jest jej prokurentem oraz był jednym ze wspólników-założycieli jej poprzedniczki prawnej Toya SA, która wcześniej sama posługiwała się takim oznaczeniem. Rejestrując znak na siebie, działał – według obecnego kierownictwa spółki Toya - w złej wierze. Wydział unieważnień EUIPO zgodził się z tym i uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku.
Zupełnie inaczej sprawę oceniła izba odwoławcza EUIPO, według której argumenty i dowody przedstawione przez skarżącą wcale nie wykazują złej wiary interwenienta. Stanowisko to podzielił niedawno Sąd UE w wyroku z 4 czerwca br. (sprawa T‑199/24).
Przypadek 2: Znak towarowy Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej Movie Themes and Ballads Festiwal
Określenie to zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP celem rejestracji jako słowny znak towarowy osoba fizyczna – były pracownik urzędu miasta w Toruniu, który to urząd tytułowy festiwal organizował. Wspomniany eks-urzędnik miał wymierny udział w powstaniu samej imprezy, jak i jej nazwy. UPRP uznał, że zgłaszając na siebie znak towarowy, działał w złej wierze. W decyzji o odmowie rejestracji czytamy, że „stworzenie (…) utworu zgłoszonego jako znak towarowy słowny (…) nastąpiło w wyniku wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy” oraz „znak towarowy Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej jest utworem pracowniczym”.
Sprawa ta toczy się już na poziomie organu oraz sądów administracyjnych obu instancji od kilkunastu lat. Wydawało się, że finał nastąpił 2018 r., gdy Naczelny Sąd Administracyjny wydał prawomocnym wyrok (sygn. II GSK 1085/18) korzystny dla Urzędu Patentowego. Z uzasadnienia wynika jednak, że zaważyły na tym inne powody, a odgórne założenie złej wiary przez organ i sąd niższej instancji w tej sprawie było – w ocenie NSA - bezpodstawne. Sąd kasacyjny zasygnalizował nawet możliwość istnienia luki w prawie, odnoszącej się do – jak to określił - „pracowniczych znaków towarowych".
Sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, w 2025 r. ten sam eks-urzędnik z Torunia postanowił zarejestrować nazwę festiwalu raz jeszcze, tym razem w formie graficznego znaku towarowego. UPRP przyjął jego zgłoszenie. Do 28 lipca br. zainteresowani mogą złożyć ewentualny sprzeciw.
Cena promocyjna: 179.1 zł
|Cena regularna: 199 zł
|Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 139.29 zł
Co to jest zła wiara
Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jest jedną z przesłanek unieważnienia prawa do znaku zarówno w prawie krajowym [art. 164 ust. 1 w zw. z art. 129(1) ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo własności przemysłowej], jak i unijnym [art. 59 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE]. - Zła wiara nie została zdefiniowana ani przez przepisy krajowe, ani unijne. Przepisy krajowe mówią o zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze, a unijne o działaniu zgłaszającego w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku – mówi Anna Gołębiowska, radca prawny z GKR Legal.
Czytaj też w LEX: Adamczyk Joanna, Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze>
- Zła wiara nie ma jednej postaci. Może występować w sytuacjach, gdy ktoś usiłuje zarejestrować cudzy znak, do którego nie ma prawa, ale też w sytuacji próby zarejestrowania znaku podobnego – mówi dr Wojciech Gierszewski, LL.M. radca prawny, rzecznik patentowy z kancelarii BG Patent.
Podaje przykłady, w których złą wiarę stwierdzono w relacjach byłych wspólników lub współpracowników.
- Znak „kółko i krzyżyk zabawki i artykuły szkolne” - zgłaszającym znak (uprawnionym) był były współpracownik osoby, na której dane prowadzona była formalnie działalność gospodarcza. Kolegium Orzekające UPRP stwierdziło złą wiarę. Uznało, że naganne jest zgłoszenie znaku towarowego na własną rzecz, gdy oznaczenie to jest wykorzystywane przez inną osobę, z którą zgłaszający pozostawał w stałych kontaktach handlowych.
- Znak BIO CONCEPT – prawo do znaku uzyskał pełnomocnik i zarazem małżonek wspólniczki spółki cywilnej. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zajmował się on sprawami spółki cywilnej w imieniu żony, a nie w imieniu własnym i miał pełną świadomość, że prawo do oznaczenia przysługuje też drugiemu wspólnikowi. WSA uznał, że zachowanie zgłaszającego należy potraktować jako nacechowane złą wiarą, naruszające dobre obyczaje handlowe.
- Zgodnie z orzecznictwem, w ocenie złej wiary kluczowy jest zamiar zgłaszającego, który jest naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Może to być, przykładowo, zamiar ograniczania korzystania ze znaku przez inne zainteresowane osoby, uzyskania praw do znaku w celach spekulacyjnych lub też sztucznego podtrzymania rejestracji bez używania – podsumowuje mec. Gierszewski.
- Aby ocenić, czy znak został zgłoszony w złej wierze, należy ocenić wszelkie okoliczności towarzyszące jego zgłoszeniu – dodaje mec. Gołębiowska. Jak wylicza, do zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze może dojść przez agenta, dystrybutora, byłego współpracownika czy byłego pracownika.
Podaje kolejne przykłady:
- Dystrybutor towarów producenta zagranicznego po zakończeniu współpracy rejestruje jego znak na siebie;
- Były wspólnik spółki, która używała znaku na swoich produktach, ale go nie zarejestrowała, po zakończeniu współpracy zgłasza znak na swoją rzecz.
- Zła wiara podlega ocenie, a nie udowodnieniu. Wskazuje się, że zła wiara zgłaszającego znak towarowy obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych, a więc nie jest tylko kwestią subiektywnego przekonania osoby działającej, ale też kwestią obiektywnych zdarzeń – np. zgłoszenie znaku w atmosferze konfliktu między wspólnikami - dodaje mec. Gierszewski.
Dlaczego zatem w przytoczonych wyżej przypadkach znaków TOYA oraz Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej zła wiara została podważona?
Czytaj także: Wulgarne słowo „[...]”. Sąd ukrywa, o jaki znak towarowy toczy się spór
TOYA – jest likwidator, nie ma lojalności
Sąd UE, rozpatrując sprawę znaku , przypomniał, że pojęcie złej wiary nie jest ani zdefiniowane, ani zakreślone, ani opisane w jakikolwiek sposób w przepisach. Jak stwierdził, w języku potocznym pojęcie „złej wiary” zakłada istnienie nieuczciwego nastawienia lub zamiaru, ale w prawie znaków towarowych należy je ponadto postrzegać w pewnym kontekście, jakim jest obrót handlowy.
W rozpatrywanej sprawie i skarżąca (Toya), i interwenient (właściciel znaku) potwierdzają, że między wspólnikami skarżącej doszło do konfliktu o charakterze biznesowym. Z końcem 2014 r. zakończono współpracę i rozpoczęto likwidację. W maju 2017 r. wygasło prawo do wcześniejszego znaku towarowego TOYA. Spółka nie podjęła działań w celu jego przedłużenia ani nie wykazała, by znak od momentu rozpoczęcia likwidacji był w ogóle używany. W lipcu 2017 r. interwenient, nadal formalnie będący jednym ze wspólników spółki, zgłosił do EUIPO dostępny już znak w swoim imieniu.
Sąd UE uznał, że w spółce działał wówczas niezależny likwidator, a sam fakt formalnego figurowania interwenienta jako wspólnika „nie jest wystarczający, aby uznać, że w tym dniu między nim a skarżącą istniały relacje biznesowe i że byli oni związani wzajemnym obowiązkiem lojalności”. Co więcej, w dniu zgłoszenia „rozpatrywane oznaczenie było dostępne, a skarżąca nie mogła już powoływać się na prawa do tego oznaczenia wynikające z wcześniejszego znaku towarowego”. Sąd nie znalazł też dowodów, by wcześniejszy znak miał jakąś wartość i by zachował szczątkową znajomość wśród odbiorców.
- Dowody przedstawione przez skarżącą nie pozwoliły na wykazanie złej wiary interwenienta w momencie dokonywania zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji – konkludował sąd, oddalając skargę na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO.
Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej
Chociaż od początku prowadzonego postępowania Urząd Patentowy RP stał na stanowisku, że urzędnik zgłaszający znak działał w złej wierze, ostatecznie odmowę rejestracji oparł też na innych przesłankach. Stwierdził, że oznaczenie nie ma zdolności odróżniającej (jak czytamy w decyzji: „jest jedynie słowne, a więc nie posiada żadnej wyróżniającej szaty graficznej”) oraz może wprowadzać w błąd w zakresie, w jakim zostało zgłoszone dla usług zaklasyfikowanych jako „działalność sportowa".
Czytaj też w LEX: Gierszewski Wojciech, Przeszkoda opisowości w praktyce udzielenia praw na znaki towarowe>
Naczelny Sąd Administracyjny, przychylając się do tych spostrzeżeń i oddalając skargę kasacyjną zgłaszającego, za częściowo zasadny uznał jednak zarzut bezpodstawnego przyjęcia, że oznaczenie zostało zgłoszone w celu uzyskania ochrony w złej wierze. Sąd niższej instancji oparł się bowiem na treści jednego pisma niepopartego dowodami, „co nie może stanowić o skutecznym obaleniu domniemania dobrej wiary". Co więcej, NSA zasygnalizował też wątpliwości związane z pojęciem "utworu pracowniczego", występującego na gruncie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Jak zauważył, na gruncie p.w.p. przepis „odnosi się bezpośrednio do wymienionych tam projektów wynalazczych”. Jak czytamy w wyroku, „należałoby poczynić wywód jurydyczny czy wobec braku analogicznych przepisów dotyczących "pracowniczych znaków towarowych" nie mamy do czynienia z wyraźną luką w prawie i ewentualną możliwością zastosowania "analogii" w celu wypełnienia tejże luki w prawie”.
- Niezależnie od tego, że i tak odmówiono rejestracji tego znaku z uwagi na inne powody, to orzeczenie to przypomina, że samo powołanie się na to, że zgłaszający jest byłym pracownikiem skarżącego nie jest wystarczające do obalenia domniemania dobrej wiary i każdy przypadek powinien zostać szczegółowo zbadany i zilustrowany dowodami – komentuje mec. Gołębiowska.
Zła wiara nie jest regułą
Mec. Gołębiewska podsumowuje, że sam fakt, iż znak jest zgłaszany przez byłego wspólnika, współpracownika, franchisingodawcę osoby prawnej itp. nie przesądza, że znak został zgłoszony w złej wierze.
Mec. Gierszewski zwraca uwagę na różnice w prawie polskim i unijnym. W tym pierwszym zła wiara jest bezwzględną przesłanką odmowy rejestracji, dlatego UPRP powinien wziąć ją pod uwagę z urzędu na etapie badania zgłoszenia (chociaż zwykle urząd nie ma wiedzy na temat i pozyskuje ją od osoby trzeciej). - Inaczej jest w prawie unijnym. EUIPO nie bierze tej przesłanki pod uwagę przy rejestracji znaku, a dopiero w ewentualnym postepowaniu unieważnieniowym. Moment wystąpienia złej wiary bada się na chwilę zgłoszenia. Orzecznictwo dopuszcza jednak branie pod uwagę okoliczności występujących po zgłoszeniu o ile potwierdzają one fakt istnienia złej wiary w momencie zgłoszenia – kwituje.
Czytaj też w LEX: Jasińska Katarzyna i in., Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
