Hiszpańska spółka Sánchez Romero Carvajal Jabugo SAU (dalej: „uprawniona” lub „Sánchez Romero”) jest uprawniona do następujących zarejestrowanych znaków towarowych UE zawierających charakterystyczny element „5J”: (zgłoszonych 7 grudnia 1999 r. oraz 26 sierpnia 2010 r.).
W listopadzie 2016 r. uprawniona wysłała do Embutidos Monells SA (dalej: „Monells”), właścicielki hiszpańskich znaków towarowych zawierających elementy „5M” i „5P”, zarejestrowanych w Hiszpanii: (zgłoszonych 31 października 2011 r. oraz 26 stycznia 2012 r.), wezwanie do zrzeczenia się rejestracji spornych znaków towarowych i zaprzestanie używania graficznego znaku towarowego „5Ms”.
Wszystkie ww. znaki towarowe zostały przeznaczone m.in. dla takich samych towarów z klasy 29 Klasyfikacji nicejskiej jak mięso, drób czy dziczyzna. Obaj przedsiębiorcy wykorzystują te znaki towarowe do oznaczania wyrobów wędliniarskich, w tym charakterystycznej dla rynku hiszpańskiego jamón.
Czytaj też w LEX: Podobieństwo oznaczeń jako czynnik ryzyka wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych >
W wezwaniu z 2016 r. uprawniona wskazała, że wniosek o unieważnienie znaków „5M” i „5P” należy złożyć w ciągu pięciu lat, czyli do 2017 r. Sanchez Romero wykazała też, że Monells była świadoma renomy jej wcześniejszych znaków „5J”.
W 2017 roku, mimo że Monells zaczęła negocjacje z uprawnioną, nie przestała używać spornych oznaczeń i zgłosiła kolejne podobne unijne znaki towarowe „5M”. Zgłoszenia te zostały odrzucone po sprzeciwach Sánchez Romero.
W listopadzie 2021 r. uprawniona wniosła do Sądu gospodarczego nr 1 w Alicante pozew o stwierdzenie naruszenia prawa do jej znaków „5J” przeciwko Monells w celu unieważnienia prawa do znaków towarowych „5M” i „5P” ze względu na to, że ta ostatnia spółka działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia spornych znaków towarowych.
Monells kontrargumentowała, że długotrwałe tolerowanie używania znaków oraz upływ terminu wskazanego w piśmie z 2016 r. uniemożliwia uwzględnienie roszczeń Sánchez Romero.
Zobacz też procedurę w LEX: Przebieg postępowania w związku z powództwem wzajemnym obejmującym żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego >
Pytanie prejudycjalne w sprawie znaku towarowego
Sąd powziął wątpliwości, czy Sanchez Romero mogła skutecznie złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego po upływie prawie dziesięciu lat od jego rejestracji, zwłaszcza że w swoim piśmie wskazała pięcioletni termin przedawnienia takiego wniosku. Mogło to utwierdzić Monells w przekonaniu, że po 2017 r. powództwo nie zostanie wniesione. Wątpliwości dotyczyły także tego, czy Sanchez Romero mogła powołać się na złą wiarę dopiero w 2021 r., skoro już w 2016 r. posiadała informacje pozwalające stwierdzić, że rejestracja mogła zostać dokonana w złej wierze.
Orzeczenie TSUE w sprawie C‑322/24
Przede wszystkim TSUE przypomniał, że działanie w złej wierze właściciela znaku towarowego narusza fundamentalne zasady uczciwej konkurencji.
Zła wiara występuje, gdy zgłaszający działa wbrew uczciwym praktykom, chcąc naruszyć interesy innych przedsiębiorców lub uzyskać ochronę w celach niezwiązanych z funkcją znaku towarowego. W takim przypadku właściciel nie może powoływać się na tolerancję używania, nawet po wielu latach od rejestracji. TSUE uznał też, że Sánchez Romero mogła żądać unieważnienia znaków mimo wcześniejszego wskazania pięcioletniego terminu, ponieważ zła wiara nie podlega ograniczeniom czasowym.
Cena promocyjna: 62.1 zł
|Cena regularna: 69 zł
|Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 48.3 zł
Utrata prawa do unieważnienia znaku
Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001, jeżeli właściciel unijnego lub krajowego znaku towarowego przez kolejne pięć lat, mając świadomość używania późniejszego znaku, tolerował jego używanie w obrocie, traci prawo do złożenia wniosku o unieważnienie w zakresie towarów lub usług, dla których znak był używany, np. z uwagi na jego podobieństwo do znaku wcześniejszego.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy późniejszy znak został zgłoszony w złej wierze.
Przepis ten w sposób jednoznaczny określa czasowe ograniczenie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaków towarowych, przy czym tolerowanie używania oznaczenia kolizyjnego nie ma znaczenia w przypadku działania w złej wierze.
Zła wiara przy rejestracji znaków towarowych
Brak jest prawnej definicji złej wiary. Zgłoszenie znaku w złej wierze oznacza, że zgłaszający działa nieuczciwie. Na przykład:
- rejestruje znak towarowy bez wiedzy pozostałych wspólników;
- próbuje wykorzystać cudzą wypracowaną renomę i rozpoznawalność;
- utrudnia działalność konkurentowi;
- nie zamierza używać znaku towarowego;
- zamierza używać znaku w celu wprowadzania konsumentów w błąd.
Podkreślam, że nie musi przy tym dochodzić do istotnego podobieństwa znaków. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 września 2023 r. (II GSK 706/20), przesłanka złej wiary może zachodzić także w sytuacji, gdy przedsiębiorca zgłasza niepodobny znak dla towarów podobnych lub identycznych, kierując się wolą żerowania na cudzym interesie, np. poprzez aluzyjne nawiązanie do znaku konkurenta czy próbę przejęcia jego klientów.
Czytaj też w LEX: Współczesne ujęcie zjawiska degeneracji znaku towarowego >
W wezwaniu przedprocesowym do zaniechania naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego (tzw. cease and desist letter) warto jednoznacznie wskazać na podejrzenie działania w złej wierze, popierając je konkretnymi dowodami i argumentami, zamiast ograniczać się jedynie do wyznaczenia terminów na zaprzestanie naruszeń.
Natomiast we wniosku o unieważnienie znaku towarowego kluczowe jest udowodnienie złej wiary przy zgłoszeniu spornego znaku. Warto precyzyjnie wskazać intencje i dowody nieuczciwych zamiarów konkurenta w momencie dokonania zgłoszenia, faktycznej wiedzy konkurenta o wcześniejszym używaniu znaku, przeprowadzonych badań rynku oraz ewentualnej renomy znaku wcześniejszego, zamiast ograniczać się wyłącznie do porównań znaków czy argumentów dotyczących rzekomej zgody konkurenta.
Czytaj także: „Pracowniczy” znak towarowy - zła wiara nie zawsze oczywista
Zła wiara nie ulega przedawnieniu
W świetle prawa Unii Europejskiej instytucja złej wiary nie ulega przedawnieniu. Uprawnieni do wcześniejszych znaków towarowych mogą kwestionować ważność późniejszych rejestracji w złej wierze, nawet po upływie wielu lat lub dekad od ich ujawnienia. Zasada ta znajduje zastosowanie również w przypadkach, gdy używanie spornego znaku na rynku było przez długi czas świadomie tolerowane.
Przedsiębiorca, który zgłosił znak towarowy w złej wierze, nie może więc powoływać się na domniemaną zgodę lub bierność właściciela wcześniejszego oznaczenia. W konsekwencji ani Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ani Urząd Patentowy RP nie mogą odmówić unieważnienia znaku towarowego zgłoszonego w złej wierze, powołując się na przedawnienie roszczenia czy długotrwałą pokojową koegzystencję oznaczeń na rynku.
Milczenie (a raczej bezczynność) jest złotem – także w świecie znaków towarowych. Dla przedsiębiorców, którzy w dobrej wierze zarejestrowali znak towarowy, który okaże się podobny do cudzego, pięć lat milczenia konkurenta może okazać się ich największym sprzymierzeńcem. Jeżeli właściciel wcześniejszego znaku wiedział o późniejszej rejestracji i używaniu w obrocie spornego oznaczenia, a mimo to przez pięć lat pozostawał bezczynny, traci prawo do żądania unieważnienia późniejszego znaku.
Czytaj też w LEX: Opisowość oznaczenia graficznego – uwagi na tle unijnych znaków towarowych >
Wyrok TSUE wskazuje kierunek interpretacyjny dla krajowych urzędów patentowych oraz sądów rozpatrujących spory dotyczące rejestracji znaków towarowych. Warto śledzić orzecznictwo krajowe, gdyż sądy mogą doprecyzowywać przepisy dotyczące pokojowej koegzystencji oznaczeń na rynku krajowym. Nie mogą jednak podważać istoty unijnej zasady złej wiary, która pozostaje fundamentem systemu ochrony znaków towarowych w UE.
Natalia Basałaj, radca prawny, Kancelaria Hansberry Tomkiel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
