Verdin kontra GERDIN. NSA uchylił decyzję w sprawie znaków

Na ile podobne są nazwy dwóch produktów farmaceutycznych, różniące się przede wszystkim pierwszą literą? Spór dotyczący znaków towarowych Verdin i GERDIN trwa już blisko 10 lat i szybko się nie zakończy: Naczelny Sąd Administracyjny doszedł bowiem do odmiennych wniosków niż Urząd Patentowy oraz sąd pierwszej instancji. Prawnicy aprobują jego pogląd.

W 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego GERDIN. Miał obejmować takie towary jak leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.

Sprzeciw wobec rejestracji złożył konkurent, któremu już od 2006 r. przysługują prawa do znaku słowno-graficznego Verdin oraz kilku oznaczeń pokrewnych (m.in. Verdin Extra i Verdin fix).

Urząd Patentowy początkowo uznał sprzeciw za zasadny. Zwrócił uwagę na podobieństwo kolidujących znaków w warstwie wizualnej i fonetycznej oraz zwiększoną rozpoznawalność znaków z rodziny Verdin. Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ zmienił swoje stanowisko o 180 stopni. Stwierdził m.in., że właściciel marki Verdin nie wykazał podwyższonej rozpoznawalności poszczególnych znaków. Stopień podobieństwa słowa GERDIN do oznaczeń Verdin z poszczególnymi dopiskami uznał zaś za niski w warstwie wizualnej i fonetycznej oraz neutralny w warstwie koncepcyjnej. W efekcie UPRP uznał, że nie zostały spełnione kumulatywnie przesłanki stojące na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego [wymienione w art. 132(1) ust. 1 pkt 3 prawa własności przemysłowej] i sprzeciw oddalił w całości.

Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jak uzasadniał, kluczowa w tej sprawie jest kwestia, czy różnica wynikająca z jednej litery pozwala na uznanie, że znaki nie są do siebie podobne. I uznał, że tak, jest to jednak podobieństwo wyłącznie w niskim stopniu. - Biorąc pod uwagę, iż przeciętny krąg odbiorców zwraca największą uwagę na początki znaków, należy wskazać, że różnica pierwszej litery w tych oznaczeniach jest wystarczająca dla wyeliminowania ryzyka wprowadzenia w błąd – czytamy w wyroku WSA.

Właściciel znaku Verdin wobec takiego rozstrzygnięcia złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten nie zgodził się z oceną organu oraz sądu I instancji.

NSA dostrzegł ryzyko wprowadzenia w błąd

NSA stwierdził m.in., że UPRP nadał zbyt duże znaczenie dodatkowym elementom słownym wcześniejszych znaków towarowych, nieposiadającym dystynktywności, tj. "extra", "fix", "complexx", "enzymixx", co niesłusznie zaaprobował WSA.

Te dodatkowe elementy mają charakter opisowy i nie mają wpływu na postrzeganie elementów fantazyjnych i dominujących GERDIN i Verdin oraz na ich porównanie – wskazał.

NSA stwierdził ponadto, że UPRP „nie wziął pod uwagę współzależności występującej pomiędzy podobieństwem przeciwstawionych znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych nimi towarów”. Zwrócił też uwagę, że jeśli kolidujące znaki odnoszą się do identycznych towarów, „istnienie podobieństwa znaków towarowych choćby na jednej z płaszczyzn skutkuje spełnieniem przesłanek z art. 132 (1) ust. 1 pkt 3 p.w.p., a w konsekwencji wystąpieniem ryzyka konfuzji”. Dodał też, że należało wziąć pod uwagę rozpoznawalność wcześniejszych znaków towarowych Verdin.

W konsekwencji NSA uchylił wyrok WSA, jak również zaskarżoną decyzję organu, nakazując Urzędowi Patentowemu ponowne rozpoznanie sprawy i dokonanie prawidłowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (wyrok z 16 grudnia 2025 r., sygn. II GSK 1035/22). Tego samego dnia NSA w tożsamy sposób rozpoznał bliźniaczą sprawę dotyczącą znaku GERDIN MAX (II GSK 1256/22).

Prawnicy o skutkach wyroku

Anna Gołębiowska, radca prawny z GKR Legal, ocenia, że orzeczenia NSA zasługują na aprobatę. - W omawianej sprawie mamy do czynienia z jednorodzajowością towarów i podobieństwem znaków. UPRP i WSA nie doszacowały podobieństwa znaku późniejszego GERDIN do znaków Verdin, które różnią się tylko jedną literą w znakach sześcioliterowych – mówi Anna Gołębiowska. - Moim zdaniem fakt, że ta różnica dotyczy pierwszej litery, co powoduje, że znaki są trochę inaczej wymawiane, nie zmienia oceny o istnieniu ryzyka konfuzji. Przy identyczności towarów, nawet niższe podobieństwo znaków uzasadnia przyjęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd – dodaje.

- Wyroki te przypominają, że ocena ryzyka konfuzji musi mieć charakter całościowy i racjonalny, a nie czysto lingwistyczny czy formalny – co jak się wydaje miało miejsce w orzeczeniach UPRP oraz WSA. W orzecznictwie sądów oraz organów można często zaobserwować zbytnie skupienie się na literze prawa i pominięcie celu i funkcji przepisów oraz realiów funkcjonowania rynku. Dlatego wyrok NSA – wskazujący na konieczność szerokiego spojrzenia na podobieństwo znaków towarowych – wydaje się krokiem w dobrym kierunku – komentuje Alicja Rytel, adwokat z Patpol Legal.

- Bez wątpienia orzeczenia mają istotny, porządkujący charakter – wyznaczają wyraźną granicę pomiędzy swobodą oznaczania produktów, a ryzykiem wprowadzenia odbiorcy w błąd. Jego znaczenie jest szczególnie widoczne w kontekście wyrobów farmaceutycznych, gdzie potencjalna pomyłka może mieć realne konsekwencje dla zdrowia – wskazuje Magdalena Dubiel, radca prawny z Rödl.

Elementy dodatkowe nie mogą przysłonić podobieństwa

Prawniczki zgodnie zwracają uwagę na wniosek NSA, iż w ocenie podobieństwa kluczowe znaczenie mają fantazyjne i dominujące elementy znaków, nie zaś dodatkowe człony opisowe takie jak „MAX”, „extra”, „fix”, „complexx” czy „enzymixx”.

- Przeciętny konsument tych elementów nie zapamięta. Różnica jednej litery w fantazyjnym rdzeniu (w tej sprawie: GERDIN/Verdin) – zwłaszcza przy identyczności towarów oraz podwyższonej rozpoznawalności wcześniejszego znaku – nie musi eliminować ryzyka wprowadzenia w błąd – mówi Alicja Rytel. - NSA podkreślił konieczność stosowania zasady współzależności, zgodnie z którą nawet niski stopień podobieństwa oznaczeń może prowadzić do konfuzji, jeśli towary są identyczne lub bardzo zbliżone, a znak wcześniejszy cieszy się ugruntowaną pozycją rynkową – dodaje.

- W okolicznościach niniejszej sprawy identyczność towarów, rodzina znaków towarowych Verdin oraz wykazana przez uprawnionego do tych znaków wysoka rozpoznawalność równoważą niższe podobieństwo samych znaków GERDIN do Verdin i dlatego moim zdaniem uzasadnione jest przyjęcie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd - dodaje Anna Gołębiowska.