W pewnych sytuacjach może dojść w podobnym czasie do niezależnego od siebie opracowania takiego samego rozwiązania problemu technicznego przez dwa podmioty, z których jeden zdecydował się na jego ochronę jako patentu, a drugi ograniczył się do jego komercyjnego wykorzystania. W przypadku tego drugiego podmiotu może się więc zdarzyć, że nabył on tzw. prawo używacza uprzedniego, które chronić go będzie przed zarzutem naruszenia patentu, stanowiąc jego ograniczenie.
Z taką sytuacją zetknęli się autorzy, którzy w toku postępowania sądowego o naruszenie patentu podnieśli w charakterze obronnym zarzut używacza uprzedniego. Unikalność tej sprawy polegała na tym, że produkt, któremu zarzucano naruszenie patentu, różnił się od tego wytwarzanego przez pozwanego jako używacza uprzedniego, w chwili zgłoszenia wynalazku przez powoda. Zasadniczą osią sporu stała się więc kwestia czy w ramach prawa używacza uprzedniego mieści się uprawnienie do modyfikowania lub udoskonalania wynalazku.
Prawo używacza uprzedniego w prawie patentowym
Prawo używacza uprzedniego zostało przewidziane w art. 71 ust. 1 p.w.p. zgodnie z którym, korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie, w zakresie, w jakim dotychczas korzystał.
W przypadku ustalenia, że pozwany wykazał przesłanki nabycia prawa używacza uprzedniego, a powód nie podważył domniemania dobrej wiary pozwanego, sąd powinien oddalić powództwo.
Skuteczne powołanie się na prawo używacza uprzedniego wymaga kumulatywnego spełnienia kilku przesłanek, tzn. korzystanie musi:
- dotyczyć wynalazku objętego zakresem patentu udzielonego na rzecz innego podmiotu (interpretowanego także przez pryzmat opisu patentowego i rysunków, a przy uwzględnieniu cech ekwiwalentnych). Nie dojdzie więc do nabycia prawa używacza uprzedniego, jeśli rozwiązanie stosowane przed datą stanowiącą o pierwszeństwie nie obejmowało wszystkich niezbędnych cech zastrzeżenia patentu;
- musi zaistnieć przed datą stanowiąca o pierwszeństwie patentu, co obejmuje nie tylko korzystanie, ale też przygotowanie do korzystania, np. urządzeń do produkcji;
- być w dobrej wierze, tj. używacz musi być subiektywnie przekonany o tym, że nie narusza praw innego podmiotu;
- być ograniczone do zakresu dotychczasowego korzystania, tj. musi odpowiadać zakresowi korzystania z wynalazku w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy skala produkcji po dacie stanowiącej o pierwszeństwie jest większa niż możliwości produkcyjne w dacie stanowiącej o pierwszeństwie. W takim wypadku zarzut używacza uprzedniego nie będzie skuteczny co do produkcji przekraczającej tę skalę;
- zarzut ten nie będzie też skuteczny, jeśli korzystanie dotyczy innego rozwiązania.
Cena promocyjna: 11.7 zł
|Cena regularna: 13 zł
|Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 5.2 zł
Zarzut używacza uprzedniego a możliwość ulepszania wynalazku
We wspomnianym na wstępie sporze, kluczowym elementem były zmiany wprowadzone w produktach – wielowarstwowych (sześcio- lub siedmio-) foliach dachowych, co do których korzystanie miało miejsce przed datą stanowiącą o pierwszeństwie a produktem, który był przedmiotem pozwu o naruszenie patentu (pięciowarstwową folią). Innymi słowy pozwany uprościł konstrukcję swych produktów, redukując ilość warstw, zachowując jednak wszystkie ich właściwości i cechy funkcjonalne. W takim wypadku zasadnie postawiono pytanie, czy wprowadzanie modyfikacji do produktu przez używacza uprzedniego stanowi nadal o korzystaniu z wynalazku zgodnie z zakresem tego prawa, czy też nie?
Zagadnienie dopuszczalności modyfikowania wynalazku używacza uprzedniego nie było dotychczas przedmiotem wypowiedzi polskiej judykatury, natomiast zostało zauważone przez doktrynę.
Dr Marta Sznajder przyjmuje, że używacz powinien mieć prawo korzystania z takich wariantów wynalazku, które są oczywiste dla znawcy w dziedzinie techniki, co wynika z potrzeby zapewnienia używaczowi możliwości naturalnego rozwijania wynalazku i udoskonalania go zgodnie z postępem technologicznym.
W niemieckim orzecznictwie dot. instytucji używacza uprzedniego dopuszcza się możliwość modyfikowania wynalazku w ograniczonym zakresie. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (niem. Der Bundesgerichtshof) w wyroku z 14 maja 2019 r. w sprawie X ZR 95/18, wyraził stanowisko akceptujące modyfikowanie wykorzystywanego wynalazku, o ile nie prowadzi do zwiększenia zakresu używania. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy ulepszenie zapewnia dodatkową korzyść, której nie zapewniał produkt w pierwotnej postaci wykonania, jak na przykład dodatkową cechę ujętą w zastrzeżeniu zależnym, bądź też ujawnioną w innej części opisu patentowego.
Z taką też sytuacją miał do czynienia Sąd Krajowy w Düsseldorfie (niem. Landgericht), który w wyroku z 3 marca 2020 r. w sprawie Az. 4a O 111/18 odmówił uwzględnienia zarzutu używacza uprzedniego, wskazując, że produkt w obecnej postaci wykracza poza zakres prawa używacza uprzedniego z uwagi na dodanie dalszych zalet, ujawnionych w zastrzeżeniach zależnych i opisie patentowym.
Nie będzie natomiast wykroczeniem poza dozwolony zakres korzystania sytuacja, kiedy zastrzeżenie patentowe wymienia dwie całkowicie równoważne alternatywy dla danej cechy, a używacz uprzedni korzystał pierwotnie tylko z jednej z tych alternatyw, by następnie wykorzystać drugą. Podobnie, jeśli opis patentowy ujawnia odstępstwo od rozwiązania zawartego w produkcie używacza uprzedniego, które jest oczywistą modyfikacją z punktu widzenia znawcy z danej dziedziny techniki.
W tym też kierunku rozstrzygnął ten sam sąd w wyroku z 30 czerwca 2022 r. w sprawie Az. 4b O 51/21 dotyczącej przenośnego agregatu hydraulicznego. W orzeczeniu tym przyjęto, że ogólność sformułowania „narzędzia ratownicze” w zastrzeżeniach nie uzasadnia restrykcyjnej interpretacji i obejmuje nie tylko sprzęt do cięcia (zgodnie z produktem, na podstawie którego nabyto prawo używacza), lecz także rozrzutniki, sprzęt kombinowany i butle ratownicze (zgodnie z produktem objętym sporem).
Czynnikiem decydującym przy ocenie, czy modyfikacja wcześniejszej postaci korzystania z wynalazku jest objęta prawem używacza uprzedniego, jest więc to, czy modyfikacja przynosi dodatkową korzyść techniczną, czy też jest całkowicie równoważną alternatywą lub oczywistą modyfikacją z punktu widzenia znawcy w danej dziedzinie techniki. Sam fakt, że dana „nowa” cecha, była wspomniana w dokumencie patentowym (np. w zastrzeżeniu zależnym) nie uzasadnia odmowy udzielenia ochrony na podstawie prawa używacza uprzedniego, jeśli możliwe było dodanie tej cechy również bez jej ujawnienia w opisie patentowym z uwagi na oczywistość w świetle dostępnej wiedzy. Jeśli natomiast ta cecha zainspirowana była jedynie nauczaniem patentu, powinno się przyjmować, że nastąpiło wykroczenie poza zakres ochrony wynikającej z prawa używacza uprzedniego.
Czytaj także: Prof. Markiewicz: Fotel LC2 i prawo autorskie
Różnice pomiędzy produktami
Na gruncie wspomnianego sporu, różnice pomiędzy produktami przed datą stanowiącą o pierwszeństwie, a produktem objętym sporem, obejmowały:
- zastosowanie jednej warstwy materiału jako warstwy oddzielającej, w porównaniu do dwóch takich warstw materiałowych łączonych klejem we wcześniejszych produktach i w związku z tym, zmniejszenie gramatury całej warstwy oddzielającej;
- wyeliminowanie jednej warstwy membrany i jednej warstwy oddzielającej materiału ze środka folii, skutkującej redukcją siedmiowarstwowej postaci produktu do pięciowarstwowej;
- zastosowanie zróżnicowanej gramatury najbardziej zewnętrznej i wewnętrznej warstwy materiału, stosowanych w celu zabezpieczenia warstw „w środku”, tak aby gramatura najbardziej zewnętrznej warstwy była większa niż gramatura warstwy wewnętrznej.
Dla podniesienia zarzutu używacza uprzedniego nie bez znaczenia był w tej sytuacji funkcjonalny sposób konstrukcji zastrzeżeń patentowych, dozwalający na różne sposoby realizacji oraz kwestia tego, że produkt używacza uprzedniego w dacie stanowiącej o pierwszeństwie realizował nie tylko cechy zastrzeżenia niezależnego, lecz także zależnych. Zmiany jakie zaszły w produkcie, polegające na uproszczeniu jego konstrukcji i zasadniczej „redukcji” ilości warstw do postaci zgodnej jedynie z zastrzeżeniem niezależnym, sugerowały, że taki zakres modyfikacji mógłby być dopuszczalny, gdyż nie prowadził do powiększenia zakresu naruszenia, a zachowana została funkcja techniczna. Innymi słowy, cechy wariantu podstawowego według patentu muszą być każdorazowo zrealizowane w przypadku wariantu korzystnego według któregokolwiek z zastrzeżeń zależnych.
Co istotne, sama struktura pięciowarstwowa folii znana była ówcześnie w stanie techniki. Wielowarstwowe konstrukcje wynikały z opublikowanych dokumentów patentowych. Możliwe było więc również rozpatrywanie tych modyfikacji przez pryzmat dostępnej dla znawcy w tej dziedzinie techniki wiedzy, niezależnie od ujawnienia w patencie.
Natomiast zróżnicowana gramatura warstw wewnętrznej i zewnętrznej stanowiła rozwiązanie typowo stosowane w innych produktach wytwarzanych przez używacza uprzedniego, a także miała oparcie w znanym stanie techniki.
Podsumowanie
Badanie, czy dana modyfikacja mieści się w zakresie dotychczasowego korzystania przez używacza uprzedniego, a więc czy jest dopuszczalna, powinno mieć dwufazowy charakter:
- w pierwszej kolejności należy ustalić, czy cecha stanowiąca modyfikację została ujawniona w dokumencie patentowym;
- w drugiej kolejności czy cecha ta pomimo ujawnienia w tym dokumencie, mogła być wprowadzona bez jego znajomości, gdyż wynikała w sposób oczywisty dla znawcy z powszechnie dostępnej wiedzy.
Dopiero pozytywna odpowiedź na to drugie zagadnienie będzie stanowić o dopuszczalnym zakresie korzystania z wynalazku i skuteczności podniesionego w procesie zarzutu używacza uprzedniego.
Autor: Michał Czubak, rzecznik patentowy, radca prawny z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
