Sąd Federalny w Nowym Jorku stanął po stronie Hermès w ostatniej rundzie procesu o naruszenie znaku towarowego, który to francuski dom mody wytoczył w związku ze stworzeniem i sprzedażą przez artystę Masona Rothschilda kolekcji sztuki cyfrowej o nazwie „MetaBirkins”.
Od czego się zaczęło?
W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku stanął po stronie domu mody Hermés, który zarzucił Rothschildowi nieuczciwe praktyki i naruszenie znaku towarowego zarejestrowanego dla torebek Birkin. Dla wyjaśnienia – Rothschild w 2021 roku stworzył kolekcję sztuki cyfrowej o nazwie „MetaBirkins”. Składała się ona ze 100 „MetaBirkins” w formie NFT, które powiązane były ze zdjęciami legendarnych torebek Birkin. Torebki, inaczej niż w rzeczywistości, zostały przez Rothschilda pokryte futrem i kolorowymi wzorami i miały wymiar cyfrowy.
W wydanym przez amerykański sąd wyroku, przyznano Hermès 133 tysięcy dolarów tytułem odszkodowania za naruszenie znaku towarowego, przyczynienie się do jego rozmycia oraz cybersquatting. Porażka, której doświadczył artysta, uznana została za poważny cios dla całego rynku NFT, który często był określany jako przestrzeń dedykowana twórcom, którzy w ramach niej mają więcej swobody i mogą korzystać w większym stopniu z innych dzieł.
Czytaj w LEX: Grzybczyk Katarzyna, Prawo własności intelektualnej a niewymienne tokeny (NFT) >
Czytaj: Dom Mody Hermes wygrywa spór o naruszenie prawa ochronnego do swojej torebki >>
1:0 dla Hermès
Po korzystnym dla Hermès orzeczeniu w lutym 2023 roku, sędzia Jed Rakoff z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku odrzucił wniosek Rothschilda o wydanie wyroku na jego korzyść – albo alternatywnie, o wszczęcie nowego procesu. Orzeczenie natomiast przychyliło się do wniosku Hermès, który zabrania Rothschildowi między innymi dalszego wprowadzania do obrotu NFT nawiązujących do torebek domu mody Hermès o nazwie Birkin i korzystania z domeny MetaBirkins, o czym dokładniej poniżej.
Czytaj w LEX: Grzybczyk Katarzyna - Non-fungible token a prawo autorskie >>>
Tak więc Hermès zakończył spór z 133 tysięcy dolarów odszkodowania zasądzonego na jego rzecz. Sąd wskazał, że Rothschild celowo dążył do wprowadzenia w błąd konsumentów, aby uwierzyli, że jego NFT nazwane MetaBirkins i strona internetowa metabirkins.com są bezpośrednio powiązane z Hermès i torebkami Birkin, a także znakami towarowymi wykorzystywanymi przez francuski dom mody.
Czytaj w LEX: Urbanek Anna, Ochrona przed piractwem internetowym w prawie Unii Europejskiej i Anticybersquatting Consumer Protection Act >
Dobra argumentacja zawsze w cenie
Jednym z wniosków domu mody Hermès był postulat o wydanie stałego nakazu sądowego celem powstrzymania Rothschilda od dalszej promocji NFT MetaBirkins, w tym w mediach społecznościowych i wystawiania ich na sprzedaż na różnych rynkach NFT, jednocześnie pobierając tantiemy za tę sprzedaż.
Co ciekawe, amerykański sąd stwierdził, że Hermès spełnił cztery wymogi dotyczące wydania takiego nakazu sądowego określone i przyjęte przez Sąd Najwyższy w sprawie eBay Inc. przeciwko MercExchange. Te cztery czynniki wymagały od domu mody wykazania, że:
- francuski dom mody poniósł nieodwracalną szkodę;
- środki dostępne na mocy prawa, takie jak odszkodowanie, są nieadekwatne do zrekompensowania tej szkody;
- uzasadnione jest zastosowanie środka prawnego;
- interes publiczny nie zostałby naruszony przez wydanie przez sąd takiego stałego nakazu.
Dom mody Hermès wykazał w procesie zasadność wydania przez sąd zakazu dalszej promocji i sprzedaży NFT MetaBirkins przez Rothschilda, co w efekcie doprowadziło do całkowitego zniknięcia z rynku projektu tego artysty oraz pozbawienia go - z tytułu jego stworzenia - zysków.
Zobacz w LEX: Wybrane aspekty prawne tworzenia i obrotu NFTs >>>
Obrona poprzez atak
Podczas samego procesu Rothschild próbował przeforsować argumenty, które miały wskazywać na nieuczciwe zachowanie domu mody Hermès i działanie w złej wierze, mające na celu zakazanie mu twórczych działań i ingerencję w sferę twórczą. Rothschild argumentował swoje stanowisko – niejednoznacznym jeszcze podejściem do interpretacji w świetle AI – działaniem w ramach dozwolonego użytku. Uważał bowiem, że stworzenie MetaBirkins, rozpowszechnianie i sprzedawanie ich mieści się w zakresie dopuszczalnych działań twórcy. Sąd uznał, że stanowisko takie jest nietrafione, a Hermès wytaczając powództwo, działa w sferze swoich praw wyłącznych.
Hermès zdawał sobie sprawę, co również podnosił w swoich pismach i prezentowanym w sporze stanowisku, że sprzedaż i marketing NFT MetaBirkins powoduje dezorientację konsumentów, chociażby co do ich źródła. Odbiorcy często przyjmowali, że to, co oferował Rothschild, jest bezpośrednio powiązane z francuskim domem mody, lub są wręcz tworzone i wprowadzane do obrotu przez tą samą markę luksusową.
Hermès świadomie zbudował parasol ochronny, również poprzez rejestrację słynnych torebek Birkin jako znaki towarowe. Dzięki temu dochodzenie praw było szybsze, a wykazanie negatywnego wpływu MetaBirkins na całą markę łatwiejsze.
Zobacz omówienie orzeczeń w LEX:
- II GSK 244/13, Naruszenie prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa jako przesłanka unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. - Wyrok NSA >
- II GSK 3458/17, Postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Ocena podobieństwa znaków towarowych - Wyrok NSA >
Krótkotrwałe zyski
Ostatecznie sąd zakazał Rothschildowi i wszelkim innym podmiotom pozostającym z nim w porozumieniu lub współdziałaniu dalszego naruszania, w tym pobierania wszelkich opłat licencyjnych od NFT, które zostały już zakupione.
W świetle ustalenia przez ławę przysięgłych, że Rothschild był odpowiedzialny za cybersquatting, sąd nakazał również artyście przeniesienie praw do nazwy domeny www.metabirkins.com i powiązanych materiałów na dom mody Hermès, a w momencie publikacji samego wyroku domena metabirkins.com została dezaktywowana.
Czytaj w LEX: Zapachowy znak towarowy >>>
Sąd nakazał również Rothschildowi zwrot wszelkich zysków uzyskanych z NFT MetaBirkins od początku procesu do dnia wydania wyroku, co obejmuje nie tylko wspomniane powyżej tantiemy, ale również dochody z transferów lub inne korzyści finansowe, które otrzymał z odsprzedaży NFT okresie od 31 stycznia do 30 czerwca 2023 roku, i tym samym przekazać te dochody Hermès.
Czyli NFT jednak z ograniczeniami?
Pozew Hermès przeciwko Rothschildowi uwypuklił wyzwania, przed którymi stoją marki w zakresie ochrony własności intelektualnej. W zakresie samego NFT wyłonił się problem, w którym duże marki często rozważają wprowadzenie cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich. Sprawa Hermès przeciwko Rothschild alarmuje, że muszą one radzić sobie ze społecznością zbudowaną wokół decentralizacji i kultury opartej na działaniach w wirtualnej przestrzeni, pozornie bez pozwolenia.
Pomimo że sąd rozpatrywał kwestię artyzmu i twórczości Rothschilda, ostatecznie wygrało stanowisko Hermès, który wykazał, że MetaBirkins doprowadziły do celowego wprowadzenia konsumentów w błąd i przysporzenia tym samym Rothschildowi nienależnych korzyści. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyrok w sprawie Hermès jest pierwszym, w USA, rozstrzygnięciem w sprawach związanych z NFT. Z całą pewnością, w przyszłości będzie więcej tego typu sporów, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie.
Czytaj w LEX: Znak towarowy wspólny i gwarancyjny jako kategorie normatywne znaków towarowych >>>
Spór pomiędzy Hermès a Rothschild wskazuje, że działania w wirtualnej, coraz bardziej dostępnej dla każdego, rzeczywistości nie oznacza całkowitej swobody twórczej. Dodatkowo, wyjaśnienia prezentowane przez sąd potwierdzają, że prawa wyłączne są nieodzownym elementem budowania silnej marki i realizowania ochrony jej praw.
Czytaj też w LEX: Znaki towarowe - wycena i ewidencja >>>
Autorzy opinii:
Katarzyna Jedynak-Gierada, aplikant rzecznikowski w kancelarii adwokackiej Czyżewscy
Marta Botiuk-Filip, adwokat w kancelarii adwokackiej Czyżewscy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
