Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, Mason Rothschild naruszył prawo ochronnego do znaku towarowego, do którego uprawnionym jest dom mody Hermès. Artysta w 2021 roku stworzył kolekcję sztuki cyfrowej o nazwie „MetaBirkins”. Składała się ona ze 100 kultowych torebek Birkin (stworzonych przez francuski dom mody Hermès i nazwanych na cześć brytyjskiej aktorki Jane Birkin), które nie były, jak oryginały, pokryte skórą, ale kolorowym futrem. Czy orzeczenie, które zapadło w sprawie Hermès przeciwko Rothschild spowoduje rewolucję na rynku NFT?
Czytaj w LEX: Grzybczyk Katarzyna - Non-fungible token a prawo autorskie >>>
NFT – gdzie jest?
NFT to niewymienialny cyfrowy token oparty na cyfrowej sztuce (ang. Non Fungible Token), który z kolei jest certyfikatem posiadania konkretnego produktu, dobra bądź udziału. NFT może przybierać różne formy – zdjęcia, pliku JPG, gifu, filmu czy tekstu. Musi mieć zapis cyfrowy, który jest deklaracją (nazywaną certyfikatem), że konkretny plik istnieje wyłącznie w jednej kopii. Stanowi to potwierdzenie i pewnego rodzaju gwarancję, że inwestor, który kupuje NFT, będzie jego jedynym właścicielem.
NFT nie jest nowym rozwiązaniem. Już w 2014 roku pojawił się jako zasób cyfrowy reprezentujący sztukę graficzną, muzykę, film, przedmioty z gier, wirtualne awatary i skórki do gier wideo czy nawet tweety. W ostatnim czasie jednak NFT przeżywa swojego rodzaju renesans. Jest bowiem coraz chętniej wykorzystywanym sposobem kupowania i sprzedawania zwłaszcza cyfrowych dzieł sztuki.
Czytaj w LEX: Prawo własności intelektualnej a niewymienne tokeny (NFT) >>>
Hermès w walce z NFT
W ciągu ostatniej dekady kolekcja Birkin francuskiego domu mody stale generowała 100 milionów dolarów sprzedaży każdego roku. Torebka Birkin to jeden z najbardziej popularnych modeli oferowanych przez markę Hermès. Są wykonywane ręcznie, a stworzenie jednego egzemplarza zajmuje wyspecjalizowanym rzemieślnikom od 18 do 48 godzin – stąd przyjmuje się, że tygodniowo powstaje zaledwie 5 egzemplarzy Birkin. Hermès nie ujawnia, ile dokładnie torebek Birkin wyprodukował od czasu wprowadzenia na rynek pierwszej z nich w 1984 roku, ale niektórzy badacze dóbr luksusowych oszacowali, że obecnie na rynku jest ich ponad milion. Aktualnie panuje przekonanie, że inwestycja w model Birkin jest rozsądniejszą lokatą niż dzieła sztuki. W 2021 roku dom aukcyjny Sotheby’s sprzedał egzemplarz torebki Birkin za ponad 226 tysięcy dolarów.
Zobacz w LEX: Wybrane aspekty prawne tworzenia i obrotu NFTs >>>
Planem Rothschilda było stworzenie 1000 MetaBirkins, co artysta określił jako „ironiczny ukłon” w stronę renomowanej marki, ale należy podkreślić, że od rozpoczęcia projektu w 2021 roku wypuszczono tylko 100 tokenów. Każdy z nich został wyceniony na 450 dolarów, a Rothschild otrzymywał 7,5% od sprzedaży wtórnej. Artysta oszacował, że zarobił na MetaBirkins około 125 tysięcy dolarów.
W wydanym przez amerykański sąd wyroku, przyznano Hermès 133 tysięcy dolarów tytułem odszkodowania za naruszenie znaku towarowego, przyczynienie się do jego rozmycia oraz cybersquatting. Porażka, której doświadczył Rothschild jest poważnym ciosem dla całego rynku NFT, który często był określany jako przestrzeń dedykowana twórcom. W orzeczeniu jury uznało również, że MetaBirkins były bardziej podobne do samych towarów, które podlegają ścisłym prawom dotyczącym znaków towarowych (które z kolei mają chronić m.in. przed kopiowaniem), niż do dzieł sztuki. Nie ma zatem miejsca na rozpatrywanie działalności Rothschilda w granicach dozwolonego użytku lub wyłącznie jako przejawu inspiracji torebkami Birkin.
Czytaj w LEX: Znaki towarowe - wycena i ewidencja >>>
Czytaj też: Louboutin kontra Amazon - sprzedawcy i platformy nie mogą wykorzystywać renomy swoich klientów >>
Moc praw wyłącznych
Torebki Birkin są chronione prawami wyłącznymi, w tym znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi. Specyficzna nazwa i kształt produktu – a także jego popularność wśród potencjalnych nabywców – sprawia, że jest narażony na wiele potencjalnych naruszeń i chęci skorzystania przez konkurentów z wypracowanej już przez Hermès pozycji na rynku.
W sporze wytoczonym przez Hermes przeciwko Rothschildowi dużą rolę odegrały prawa ochronne na znaki towarowe, do których uprawnionym jest francuski dom mody. Głównym wątkiem, który miał wpływ na wynik sprawy było zadecydowanie przez jury, w jaki sposób prawo dotyczące znaków towarowych ma zastosowanie w stosunku do NFT.
Od początku sporu Rothschild, twierdził, że Pierwsza Poprawka Konstytucji USA daje mu prawo do tworzenia i rozpowszechniania (a zatem też sprzedaży) sztuki przedstawiającej torebki Birkin. Porównał to do legendarnych obrazów Andy’ego Warhola przedstawiających zupę pomidorową Campbell’s (bardzo popularną w latach 60. ubiegłego wieku).
Zobacz omówienie orzeczeń w LEX:
- II GSK 244/13, Naruszenie prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa jako przesłanka unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. - Wyrok NSA >
- II GSK 3458/17, Postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Ocena podobieństwa znaków towarowych - Wyrok NSA >
Siła znaków towarowych „BIRKIN”, stopień podobieństwa nazwy i wyglądu NFT do tychże znaków towarowych, możliwość wprowadzenia w błąd konsumentów jak i możliwość działania Rothschild’a w złej wierze, a także plany Hermès dotyczące wprowadzenia własnych NFT spowodowały, że jury zadecydowało, iż działania Rothschild’a stanowią naruszenie praw francuskiego domu mody.
Amerykański sąd uznał, że argumentacja, w której próbuje się porównać MetaBirkins do dzieł Warhol’a jest co najmniej nietrafiona i nie można uznać twórczości Rothschild’a za działania w zakresie dozwolonego użytku. Twórczość pozwanego twórcy bowiem nie miała wyłącznie artystycznego wydźwięku, ale skoncentrowana była głównie na osiągnieciu zysku. Dodatkowo, w sentencji podkreślono, że wykorzystanie znaku towarowego „BIRKIN” nie tylko mogło wprowadzić w błąd potencjalnych konsumentów, ale celowo miały kreować wrażenie, że Hermès jest powiązany z projektem MetaBirkins. Działania wykorzystujące prawa wyłączne francuskiego domu mody miały spotęgować Rothschild’owi zyski.
Czytaj w LEX: Zapachowy znak towarowy >>>
Czytaj też: Wszystko można kupić, tyle że w NFT - z praktycznym wykorzystaniem nieco gorzej >>
Własność intelektualna w (nie)zgodzie z NFT
Chociaż ława przysięgłych uznała, że MetaBirkins naruszają prawa domu mody Hermès, ostateczne rozstrzygnięcie tego sporu pozostaje w toku, ponieważ Rothschild ma jeszcze możliwość odwołania. Biorąc pod uwagę znaczenie omawianych kwestii, wynik tej sprawy będzie z pewnością przedmiotem debaty, niezależnie od wyniku ewentualnego postępowania odwoławczego.
Warto podkreślić, że choć w sprawie pomiędzy Hermès a Rothschild nie wyłonił się żaden jednoznaczny test prawny odnoszący się do NFT, a dla pozycji praw własności intelektualnej w Metaverse nadal nie ma jasnych wytycznych, to jednak sprawa ta wyznaczyła trendy, w jaki sposób sądy (i ławy przysięgłych) mogą postrzegać wzajemne oddziaływanie przedmiotów praw własności intelektualnej i NFT. Ostateczny wynik tego przełomowego konfliktu prawdopodobnie będzie stanowił podstawę dla kształtujących się zasad dotyczących wzajemnej relacji własności intelektualnej i NFT.
Czytaj w LEX: Znak towarowy wspólny i gwarancyjny jako kategorie normatywne znaków towarowych >>>
Autorkami opinii są adwokat Marta Botiuk-Filip
oraz aplikant rzecznikowski Katarzyna Jedynak-Gierada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
