W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygnął kolejną głośną sprawę dotyczącą ochrony znaków towarowych słynnego projektanta Christiana Louboutina. Tym razem sprawa nie dotyczyła ochrony czerwonej podeszwy jako znaku towarowego, a ustalenia odpowiedzialności internetowych platform handlowych za naruszenie własności intelektualnej domu mody Louboutin. TSUE wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie z udziałem Christiana Louboutina z jednej strony i Amazona z drugiej, przy czym rozstrzygnięcie dotyczy dwóch pytań, skierowanych z Luksemburga oraz z Belgii (C-148/21, C-184/21).
Czytaj: TSUE: Dom mody Louboutin wygrał spór z Amazonem o szpilki z czerwoną podeszwą >>
Reklamy podróbek
Znany projektant po zaobserwowaniu, że Amazon często wyświetlał reklamy podrabianych butów z czerwoną podeszwą, pozwał amerykańskie spółki Amazon w Belgii i Luksemburgu o naruszenie prawa (tj. Amazon.com Inc, która jest spółką dominującą grupy Amazon, i Amazon Services LLC, która zarządza rynkiem internetowym wraz z dwoma ich zależnymi spółkami w Belgii i Luksemburgu). Podstawą pozwu były przysługujące Louboutin prawa ochronne na unijny znak towarowy polegający na zastosowaniu odcienia czerwieni na podeszwie czółenek (zob. wyrok TSUE z 12 czerwca 2018 r., sygn. C-162/16). Pytania prejudycjalne zostały skierowane do TSUE w celu wyjaśnienia, czy i w jakich okolicznościach Amazon może zostać pociągnięty do bezpośredniej odpowiedzialności za naruszenie znaku towarowego wynikające z reklamy sprzedawcy będącego osobą trzecią, mając na uwadze, że TSUE udzielił już na korzyść Amazona odpowiedzi na powiązane pytanie dotyczące usług magazynowych Amazona w sprawie Coty v. Amazon (C-567/18, 2 kwietnia 2020 r.).
Potencjalne naruszenie renomy znaku towarowego
Pozew obejmował działalność Amazon jako platformy internetowej dla sprzedawców będących osobami trzecimi, która polegała na dostarczaniu sprzedawcom usług magazynowania i wysyłki. W szczególności podstawą pozwu przeciwko operatorowi platformy internetowej był zarzut naruszenia renomy wspomnianego znaku towarowego polegające na wprowadzeniu do obrotu na stronie internetowej Amazon.com skierowanego do UE oraz wysyłkę do EOG butów z czerwonymi podeszwami. Warto podkreślić, że Amazon sprzedaje na swojej stronie zarówno produkty należące do Amazon, oznaczone znakami towarowymi Amazon, jak i produkty osób trzecich, oznaczone ich własnymi znakami towarowymi. Reklamy produktów sprzedawanych i wysyłanych przez Amazon są wyświetlane obok reklam produktów sprzedawanych przez osoby trzecie, ale również wysyłanych przez Amazon, lub reklam produktów sprzedawanych przez osoby trzecie i wysyłanych przez te osoby trzecie. We wszystkich przypadkach płatność dokonywana jest na rzecz Amazon, który zachowuje prowizję w wysokości około 15% za sprzedaż produktów innych firm. Sprawa Louboutin przeciwko Amazon dotyczy więc tzw. "rynku hybrydowego", na którym, w odniesieniu do tej samej kategorii produktów, znajdują się oferty zarówno Amazon, jak i sprzedawców będących osobami trzecimi (tj. model biznesowy odmienny od eBay lub Rakuten).
Spór o „aktywne zachowanie”
Według Christian Louboutin, Amazon korzysta z unijnego znaku towarowego, ponieważ zaangażował się w "aktywne zachowanie" przy sprzedaży i wysyłce spornych towarów. Przejawem tego aktywnego zachowania jest interwencja Amazon na wszystkich etapach internetowego marketingu spornych towarów, od zaprojektowania oferty sprzedaży i jej graficznej prezentacji po wysyłkę na terenie UE. Louboutin zarzucił, że usługi reklamowe Amazon mogą sprawić, że konsumenci korzystający z rynku internetowego będą myśleć, że reklamy przedmiotowych towarów nie pochodzą od sprzedawców będących osobami trzecimi, lecz od operatora rynku, a także, że Amazon wykorzystuje znak towarowy Louboutin we własnych reklamach. Amazon powołał się na łagodne orzecznictwo dotyczące operatorów rynków internetowych (wyrok TSUE z 12 lipca 2011 r., sygn. C-324/09, L'Oréal v/ eBay) oraz dostawców usług pomocniczych, takich jak magazynowanie (wyr. TSUE, 2 kwietnia 2020 r., sygn. C-567/18, Coty Germany GmbH).
Czytaj omówienie w LEX: Sztobryn Karolina, Urbanek Anna, Amazon nie używał znaku towarowego, więc nie odpowie. Omówienie wyroku TS z dnia 2 kwietnia 2020 r., C-567/18 (Coty) >
Rewolucyjne rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie w sprawie nie ma znaczenia jedynie dla domu mody Louboutin i Amazon, ponieważ w wyroku Trybunał sformułował kryteria, na podstawie których w unijnym prawie znaków towarowych ocenia się, kiedy operatorzy platform internetowych odpowiadają za naruszenie praw własności intelektualnej, np. znaków towarowych producentów towarów sprzedawanych w ramach usług platformy internetowej. Rozstrzygnięcie Trybunału w tym sensie jest prawdziwą rewolucją. Sprawa Louboutin stała się okazją do zrewidowania przez sam Trybunał swojego orzecznictwa. W sprawach własności intelektualnej naprawdę obserwowaliśmy niewiele tak znaczących przykładów odwrócenia kierunku utrwalonego orzecznictwa TSUE, które wydawało się być pewnikiem. Wyrok Trybunału zmienia podejście Trybunału do aktywności operatorów platform internetowych, co bezpośrednio przełoży się na praktykę krajowych sądów państw członkowskich UE, które orzekają w sprawach o naruszenie unijnych znaków towarowych. Zapewne to rozstrzygnięcie będzie też rezonować na ocenę sądów krajowych (w tym polskich sądów ds. własności intelektualnej), kiedy dochodzi do naruszenia własności intelektualnej przez platformy internetowe w przypadku pozostałych praw, takich jak prawo autorskie czy krajowe prawo ochronne na znak towarowy.
Kryteria naruszenia praw do znaku towarowego przez operatora rynku internetowego
TSUE przedstawił następujące czynniki do rozważenia przy ustalaniu odpowiedzialności operatora rynku internetowego za naruszenie praw do znaku towarowego.
- Po pierwsze, całościowe badanie istotnych okoliczności, w tym postrzegania przez użytkowników, opiera się w szczególności na sposobie prezentacji reklam i poziomie integracji usług towarzyszących sprzedaży. Operator rynku internetowego, dla sprzedawców będących osobami trzecimi może być uznany za używającego oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym pojawiającym się w reklamie sprzedawcy będącego osobą trzecią, gdy przeciętny konsument może odnieść wrażenie, że operator ten wprowadza do obrotu naruszone towary we własnym imieniu i na własny rachunek. Jednak samo udostępnienie rynku nie jest równoznaczne z używaniem przez przedsiębiorcę. Naruszające prawo używania znaku towarowego wymaga używania go we własnej komunikacji handlowej podmiotu naruszającego prawo.
- Po drugie, TSUE orzekł, że dla ustalenia naruszenia unijnego znaku towarowego Louboutin przez Amazon ma znaczenie konsekwentna prezentacja przez Amazon ofert sprzedaży publikowanych na jej stronie internetowej, wyświetlanie własnych ogłoszeń obok ogłoszeń sprzedawców będących osobami trzecimi oraz umieszczanie własnego logo jako renomowanego sprzedawcy detalicznego na wszystkich tych ogłoszeniach. Prezentacja ogłoszeń ma znaczenie "zarówno indywidualnie, jak i jako całość" (pkt 49).
- Po trzecie, według TSUE, reklamy muszą być prezentowane w taki sposób, aby użytkownik mógł łatwo odróżnić oferty operatora rynku z jednej strony od ofert sprzedawców będących osobami trzecimi z drugiej strony (ust. 50).
- Po czwarte, operatorzy rynku muszą dokonać "wyraźnego rozróżnienia" między usługami rynku a wykorzystywaniem znaku towarowego do własnych celów handlowych (ust. 51).
- Po piąte, gdy Amazon łączy nabywcę z różnymi ofertami, pochodzącymi od niego samego lub od osoby trzeciej, bez rozróżnienia co do ich pochodzenia, odniesienie takie jak "najlepsza sprzedaż", "najczęściej poszukiwane" lub "najczęściej oferowane", w szczególności w celu promowania niektórych z tych ofert, taka prezentacja prawdopodobnie wzmacnia wrażenie, że produkty są wprowadzane do obrotu przez Amazon, we własnym imieniu i na własną rzecz (pkt 52). Wreszcie, kolejnym elementem, który przyczynia się do powstania wrażenia powiązania, jest fakt, że Amazon świadczy na rzecz sprzedawców będących osobami trzecimi dodatkowe usługi, takie jak odpowiadanie na zapytania użytkowników, przechowywanie i wysyłka produktów osób trzecich oraz obsługa zwrotów takich produktów (pkt 53).
Cenna wskazówka od TSUE
Definicja używania znaków towarowych z naruszeniem, zwłaszcza w przypadku "pośredników" i operatorów platform, nadal wywołuje dyskusje prawne. W odróżnieniu od sprawy L'Oréal v. eBay i wspomnianej sprawy Coty, TSUE został zapytany o fakt, że przedmiotowy serwis sprzedaży online obejmował sprzedaż zarówno od właściciela serwisu, jak i z rynku internetowego. TSUE jednoznacznie stwierdził, że ustalenie, czy Amazon naruszył znak towarowy Louboutina, należy do sądów krajowych, ale ustanowił bardzo cenną wskazówkę, kiedy przypisać naruszenie znaku towarowego operatorom rynków internetowych. Różni się ona od decyzji Rzecznika Generalnego w tym przypadku i zapewnia mniej restrykcyjne spojrzenie na "używanie znaku towarowego", które może zapewnić skuteczną ochronę konsumentów przed ryzykiem wprowadzenia w błąd, jak również przed rynkiem podróbek produktów luksusowych.
Dostawca czy sprzedawca? Definicja ma drugorzędne znaczenie
Komentując tę sprawę i oceniając, jakie ona może mieć przełożenie dla działalności platform internetowych w Polsce, zacznę od tego, że Trybunał przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że oferta sprzedaży przez klienta-sprzedawcę na rynku Amazon była częścią zintegrowanej usługi logistycznej, począwszy od magazynowania do wysyłki, obejmującej oczywiście kontakt z kupującymi i zawarcie umowy sprzedaży. Oceniając, czy Amazon (i w konsekwencji wszelkie inne platformy internetowe, które prowadzą sprzedaż detaliczną) uwzględnia się, czy Amazon, jako hybrydowy sprzedawca detaliczny, korzysta ze znaków towarowych osób trzecich z perspektywy właściwego konsumenta.
We wcześniejszym orzecznictwie TSUE w sprawach L'Oréal i Coty ustanowiono ogólną zasadę, zgodnie z którą operator rynku internetowego pozostaje pośrednikiem obcym dla używania znaku towarowego osoby trzeciej, chyba że jest właścicielem spornych towarów. Oznaczenie to jest używane w kontekście własnej komunikacji handlowej operatora rynku internetowego tylko wtedy, gdy operator sam oferuje towary lub wprowadza je do obrotu. Jednak, jak podkreśla Trybunał w wyroku w sprawie Louboutin przeciwko Amazon, w żadnym z tych przypadków nie zapytano wyraźnie o integrację usług na wcześniejszym i późniejszym etapie sprzedaży. Wcześniej nie zastanawiano się, jaki jest wpływ faktu, że strona internetowa integruje, oprócz rynku internetowego, oferty sprzedaży pochodzące od samego operatora strony (tj. rynek "hybrydowy" oferujący usługi pomocnicze zintegrowane z samą sprzedażą). De facto wyrok w sprawie Louboutin przeciwko Amazon przesądził o tym, że pojęcie usług pośrednictwa ma zastosowanie w równym stopniu do "rynków" fizycznych i internetowych. Nie ma uzasadnienia dla rozróżnienia okoliczności przypisania odpowiedzialności za akty używania znaków towarowych w wyniku sprzedaży produktów osób trzecich, np. detalisty takiego jak supermarket lub dom towarowe, a internetowe platformy sprzedaży. W tym sensie więc Trybunał podkreślił, że nie ma podstaw do odmiennej oceny usług "hybrydowych" świadczonych przez platformy internetowe oraz działalności "stacjonarnych" sklepów, które wynajmują powierzchnię sprzedażową od osób trzecich i są wynagradzane czynszem oraz prowizją od sprzedaży.
Czytaj w LEX: Gierszewski Wojciech, Opisowość oznaczenia graficznego – uwagi na tle unijnych znaków towarowych >
Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę percepcję konsumenta, wiarygodne staje się, że oferta usługi posprzedażowej i odpowiedzialność, jaką dystrybutor przyjmuje wobec swoich klientów w zakresie jakości sprzedawanych produktów, może być postrzegana jako symbol "kontroli, bezpośrednio lub pośrednio, czynności stanowiącej użytkowanie", czyli sprzedaży. Kontrola może wystarczyć do stwierdzenia "aktywnego zachowania", w przypadku gdy takie pozory są kultywowane przez operatora rynku internetowego w stopniu, który wprowadza konsumenta w błąd co do własności produktów. W konsekwencji chociaż przechowywanie i wysyłka produktów, jako samodzielne usługi, co do zasady nie mieszczą się w pojęciu "używania znaku towarowego" (wyrok TSUE, 2 kwietnia 2020 r., sygn. C-567/18, Coty Germany GmbH), to nawet wtedy, gdy Amazon nie jest identyfikowany jako sprzedawca, a jedynie jako spedytor, oferta zintegrowanej usługi od magazynowania po wysyłkę i obsługę posprzedażową czyni bardziej oczywistym, że oferta osoby trzeciej jest częścią ogólnej komunikacji, w której Amazon (lub jakikolwiek inny operator platformy internetowej) jest obecny, zarówno dla sprzedawcy, jak i dla kupujących, na wszystkich etapach aktu zakupu.
W konsekwencji charakter działalności gospodarczej Amazon nadaje jej w oczach opinii publicznej pozory sprzedawcy lub dystrybutora. Co więcej, jak wynika z rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Louboutin a Amazon kwestia "używania" znaku towarowego ma charakter autonomiczny w tym sensie, że nie zależy od tego, czy podmiot prowadzący rynek internetowy mógłby domagać się zwolnienia od odpowiedzialności jako dostawca.
Operatorzy platform muszą zadbać o wyraźne rozróżnienie
Podsumowując, zgodnie z wyrokiem Trybunału, operatorzy internetowych platform sprzedażowych mają obowiązek dokonać "wyraźnego rozróżnienia", tj. znacznie wyraźniejszego niż obecnie, pomiędzy swoją własną działalnością z jednej strony, a działalnością obejmującą rynek internetowy z drugiej. W przeciwnym razie mogą zostać pociągnięci do osobistej i bezpośredniej odpowiedzialności za reprodukowanie znaków towarowych na swoich stronach internetowych, jeżeli prezentacja produktów na platformie wywołuje wrażenie, że operator platformy handlu elektronicznego wprowadza do obrotu te produkty we własnym imieniu i na własny rachunek. W przeciwnym razie operatorzy platform internetowych mogą odpowiadać za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w związku z korzystaniem z renomy znaku lub zaistnienia ryzyka wprowadzenia w błąd. Zakres zmian powoduje konieczność szczególnego monitorowania działań sprzedażowych na internetowej platformie sprzedażowej oraz lokalnej oceny prawnej jej działalności w Polsce.
Dr Agnieszka Sztoldman specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej i odpowiada za rozwój lokalnej praktyki prawa własności intelektualnej. Posiada też doświadczenie, zwłaszcza w sektorze nauk biologicznych i opieki zdrowotnej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
