Szwajcarska firma Omega S.A. oraz spółki z nią związane pozwały przedsiębiorcę polskiego, Iwonę B. w sprawie naruszenia znaku wspólnotowego, żądając zaniechania niedozwolonych czynów nieuczciwej konkurencji, w tym naśladownictwa pasożytniczego.
Przedsiębiorstwu powodowemu służy prawo do wspólnotowego znaku OMEGA i omegatiming.com.pl. Przedsiębiorstwo produkuje znane na całym świecie zegarki, ale i systemy pomiaru czasu m.in. stosowane na zawodach pływackich.
Pozwana stosowała początkowo oznaczenie Omega, ale w 2014 r. zmieniła ten znak na Mega i megatiming.com.pl.
Zakazanie używania znaku
Sąd I instancji zakazał używania spornych znaków towarowych "omegatiming" przez pozwaną w formie graficznej i słownej. Ale oddalił powództwo w kwestii używania oznaczenia "megatiming". Sąd okręgowy stwierdził, że nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenie odbiorców w błąd w wyniku używania przez pozwaną spornych oznaczeń.
W apelacji strona powodowa zarzuciła wyrokowi sądu I instancji naruszenie art. 9 ust. 1 lit.b/ rozporządzenia nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 5 i art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Czytaj: SN: były dealer Mazdy nie może używać oryginalnego logo>>
Zgodnie z regulacjami rozporządzenia unijnego, wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym.
POLECAMY: Prawo autorskie i prawa pokrewne >
Dalej czytamy w rozporządzeniu, że oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
Sąd apelacyjny w wyroku z 28 września 2017 r. odniósł się do podobieństwa oznaczeń "megatiming" na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wykluczył takie podobieństwo, powodujące ryzyko konfuzji.
Skargę kasacyjną złożył powód. Adwokat Marcin Zwoliński, reprezentujący spółki OMEGA podważył m.in stwierdzenie sądu apelacyjnego w kwestii podobieństwa oznaczeń w wersji fonetycznej i graficznej. Powołał się na to, że próg podobieństwa przy towarach renomowanych jest niższy niż przy innych znakach.
SN uchyla wyrok
Mimo, że Sąd Najwyższy nie podzielił zarzutów naruszenia prawa procesowego ani prawa materialnego, uchylił wyrok sądu apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Sąd apelacyjny wypowiadając się o podobieństwie oznaczeń omówił podobieństwo wymagane w odniesieniu do nierenomowanego znaku towarowego, jak i renomowanego. Odniósł się zatem do istoty zagadnienia. Sąd apelacyjny wypowiedział się też co do czynu nieuczciwej konkurencji, wykluczając tezę o braku podobieństwa oznaczeń.
Przeczytaj glosę: "Uzasadniony powód" używania oznaczenia kolidującego z renomowanym znakiem towarowym. Glosa do wyroku TS z dnia 6 lutego 2014 r., C-65/12, Łukasz Żelechowski >
SN zgodził się z powodami, że przesłanką naruszenia renomowanego znaku towarowego, takiego jak Omega nie jest wywołanie ryzyka konfuzji, tak jak by to miało miejsce przy znaku zwykłym i wprowadzenia w błąd opinii publicznej. - Nie zmienia to jednak faktu, że aby można było mówić o naruszeniu prawa do znaku renomowanego, oznaczenie używane przez naruszyciela musi być podobne do znaku renomowanego - powiedział sędzia sprawozdawca Marcin Krajewski. - Wystarcza w tym wypadku niższy stopień podobieństwa, bo Omega to jest znak renomowany. Chodzi o podobieństwo nie tylko w warstwie znaczeniowej, ale także w warstwie wizualnej i fonetycznej. SN zauważył, że pozwana stopniowo odchodziła od pierwotnego znaku. Jednak ma znaczenie tylko końcowy efekt.
Czytaj: Międzynarodowy skutek orzeczeń w sprawach wspólnotowych znaków towarowych>>
Podobieństwo domen
Skarga kasacyjna została uwzględniona, gdyż odmiennie niż sąd apelacyjny, Sąd Najwyższy ocenił podobieństwo stosowane przez powodów omegatiming.com.pl z oznaczeniem megatiming,com.pl. - W tej mierze nie wystarczy ocena w warstwie znaczeniowej, że podobieństwo jest niewielkie - zauważył sędzia Krajewski. - Ale sąd II instancji powinien określić podobieństwo w warstwie fonetycznej znaków "omegatiming" i "megatiming" - dodał.
SN zauważył, że o podobieństwie zadecydowała sama pozwana, która zmieniła nazwę domeny. Oznacza to, że przy ponownym rozpatrywaniu roszczenia, sąd apelacyjny powinien rozważyć problem na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza, że oznaczenie "megatiming" nie jest zarejestrowane.
Zobacz wzór dokumentu: Umowa o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej >
Ponadto sąd II instancji jest zobowiązany ocenić działania pozwanej na gruncie dobrych obyczajów, które są przesłanką uznania za czyn nieuczciwej konkurencji, biorąc pod uwagę, ze jeden z powodów wiedział o stosowaniu przez pozwaną znaku "omegatiming" i fakt ten tolerował- stwierdził SN.
Sygnatura akt I CSK 268/18, wyrok z 9 maja 2019 r.
OPINIA
Adwokat Ewa Górnisiewicz-Kaczor, kancelaria Wardyński i Wspólnicy:
Znak towarowy renomowany jest szerzej chroniony niż pozostałe. Znaki te są bowiem chronione nie tylko dla towarów, dla których są zarejestrowane. Na przykład właściciel renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego dla samochodów może zakazać używania tego znaku nie tylko na samochodach, ale także na wszystkich innych towarach, np. na mydle, czy płynie do prania. Znaki renomowane dzięki swojej wysokiej rozpoznawalności i szczególnej atrakcyjność dla klientów przedstawiają szczególna wartość i dlatego mają przyznaną szerszą ochronę. Także ryzyko konfuzji ze znakiem renomowanym zasadniczo będzie większe, gdyż jest on zakorzeniony w świadomości i rozpoznawalny dla klientów. Prędzej będziemy przecież kojarzyć znak Omega, niż na przykład znak średniej wielkości przedsiębiorstwa, które zaczyna swoją działalność w produkcji zegarków.
Potocznie przez znak renomowany można rozumieć znak, który wskazuje na szczególne walory towaru, jak np. jego ekskluzywny charakter czy najwyższa jakość. Niemniej jednak orzecznictwo unijne (TSUE) dla oceny, czy dany znak jest znakiem renomowanym przyjmuje kryterium ilościowe. I tak, aby uznać znak za renomowany musi on być znany znacznej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami, których on dotyczy, na istotnej części obszaru Unii. Z kolei, polskie sądy przyjmują zazwyczaj, że znak, aby był znakiem renomowanym musi być nie tylko rozpoznawalny, ale musi także być utrwalony w świadomości konsumentów jako gwarancja dobrej jakości produktu nim oznaczonego.
Co do użycia znaku w internecie, to tak samo, jak w przypadku użycia znaku na towarze, właściciel danego znaku towarowego, co do zasady, ma prawo zakazać takiego używania. Sąd rozpoznając sprawę, w której znak był używany bez zgody jego właściciela zarówno na towarze jak i w internecie, np. na stronie internetowej, musi rozstrzygnąć co do każdego z tych potencjalnych naruszeń. Ważne dla oceny naruszenia będą sposób i kontekst użycia znaku. Każdorazowo wszystkie okoliczności sprawy muszą być wzięte pod uwagę.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
