Sprawa dotyczyła następujących znaków towarowych:
Podobieństwo powyższych oznaczeń nie budzi większych wątpliwości – choć korona ROLEX’a jest bardziej zwarta i przestrzenna, to jednak sam schemat obydwu logotypów pozostaje bardzo zbliżony.
Znak ROLEX’a został zarejestrowany m.in. dla zegarków, z kolei sporny, późniejszy znak, zgłoszono dla odzieży, obuwia i nakryć głowy (brak rejestracji znaku ROLEX’a dla tych klas).
Czytaj: Dr Markiewicz: Identyfikacja wizualna może być utworem w prawie autorskim>>
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej >
ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych >
Znak towarowy zwykły
Standardowo ochrona znaku towarowego ogranicza się do produktów i usług, dla jakich został zgłoszony. W konsekwencji, nawet bardzo podobne lub wręcz identyczne oznaczenie zgłoszone dla innych (niepodobnych) towarów i usług może zostać zarejestrowane, a sprzeciw wobec takiego zgłoszenia bądź próba unieważnienia udzielonego prawa okażą się bezskuteczne.
W związku z powyższym ROLEX, w pierwszej kolejności, próbował argumentować, że istnieje istotne podobieństwo między grupami produktów, dla których zgłoszone zostały sporne znaki (tj. odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy z klasy 25 oraz z drugiej strony biżuterią i zegarkami z klasy 14). Jednym z argumentów było to, że z uwagi na rosnące znaczenie handlu internetowego, są one często oferowane w tych samych punktach sprzedaży.
WZORY DOKUMENTÓW w LEX:
- Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego >
- Wyrok w sprawie o ochronę znaku towarowego >
- Wniosek o wpis informacji o zajęciu prawa ochronnego na znak towarowy do rejestru znaków towarowych >
- Umowa sprzedaży prawa ze zgłoszenia znaku towarowego >
Sąd jednak podzielił stanowisko Izby Odwoławczej i wyraźnie rozróżnił towary służące do ubierania się od tych służących do osobistej ozdoby, a dodatkowo uznał, że nawet wspólny punkt sprzedaży nie powoduje w odbiorcy przeświadczenia, że wszystkie dostępne tam produkty pochodzą od tego samego producenta.
Ten pierwszy argument wydaje się nie brać pod uwagę współczesnych standardów, gdzie ubrania oprócz swej podstawowej funkcji najczęściej mają też posiadać określone walory estetyczne i styl, które zwykle są również spójne z dobieraną do nich biżuterią (co jednak samo w sobie i tak nie uzasadnia podobieństwa tych towarów). Natomiast drugi argument wydaje się trafny. Obecnie, szczególnie w przypadku internetowych platform sprzedażowych, w jednym miejscu sprzedawane są produkty z różnych kategorii i różnych marek, do czego odbiorcy są przyzwyczajeni i mają tego świadomość.
Czytaj w LEX: Znaki towarowe - wycena i ewidencja >>>
Renomowany znak towarowy
W związku z powyższym, wobec odrzucenia koncepcji podobieństwa towarów, w sporze kluczowe stało się rozstrzygnięcie czy doszło do naruszenia znaku renomowanego ROLEX’a. Co to w praktyce oznacza?
Znaki towarowe cieszące się renomą mają zagwarantowaną szerszą niż podstawowa ochronę. Jej zakres wychodzi poza ramy klas towarów i usług, w jakich dany znak został zarejestrowany. W rezultacie nawet brak podobieństwa pomiędzy zakresem towarów i usług dla jakich zgłoszone zostały znaki, nie wyklucza skutecznego kwestionowania późniejszego oznaczenia przez właściciela wcześniejszego znaku renomowanego.
Czytaj w LEX: Ochrona renomowanych znaków towarowych w prawie wspólnotowym na podstawie orzecznictwa ETS >
Czytaj w LEX: Licencje na korzystanie ze znaku towarowego - obowiązki płatników >>>
Decydująca dla uznania znaku za renomowany, wbrew intuicyjnemu (potocznemu) rozumieniu tego zwrotu, nie jest jego reputacja (wykazanie czy produkty cieszą się wysoką jakością i zaufaniem klientów) lecz przede wszystkim jego rozpoznawalność. Znakiem renomowanym mogą być zatem oznaczane nawet produkty złej jakości (niecieszące się dobrą oceną), jeżeli tylko dane oznaczenie jest popularne (powszechnie rozpoznawalne) w kręgu osób, do których te towary lub usługi są kierowane.
Rozszerzona ochrona renomowanego znaku towarowego nie jest jednak nieograniczona. Skuteczna ochrona zarejestrowanego znaku także poza zakresem towarów i usług dla jakich został zgłoszony lub podobnych, wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów. W przypadku sporu, należy bowiem wykazać, że korzystanie z późniejszego znaku, które nie jest usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, prowadzi do co najmniej jednej z trzech okoliczności, tj.:
- przynosi nienależną korzyść,
- szkodzi odróżniającemu charakterowi wcześniejszego znaku,
- szkodzi renomie wcześniejszego znaku (tym razem rozumianej jako pozytywny obraz towarów i usług w świadomości odbiorców, do których towary lub usługi są kierowane).
Renoma znaków Rolex’a a postępowanie sprzeciwowe
W omawianym sporze po pierwsze przed EUIPO ROLEX nie wykazał, że znak graficzny (sama korona) cieszy się renomą w rozumieniu prawa znaków towarowych. To rozstrzygnięcie nie było kwestionowane w samej skardze do sądu, a zarzut został podniesiony dopiero w trakcie postępowania, co zgodnie z przepisami co do zasady jest niedopuszczalne. Z kolei Izba Odwoławcza EUIPO uznała renomę znaku słowno-graficznego ROLEX’a dla zegarków naręcznych, wobec czego dalszy spór dotyczył ewentualnej kolizji z tym właśnie znakiem.
Czytaj w LEX: Zmiana oznaczenia znaku towarowego >>>
ROLEX w postępowaniu jeszcze przed Wydziałem Sprzeciwów EUIPO wskazywał, że istnieje ryzyko czerpania nienależnych korzyści poprzez skojarzenie z dobrami luksusowymi, z którymi powiązany jest znak ROLEX’a. Jak jednak wskazała następnie Izba Odwoławcza, ROLEX w zasadzie jedynie odwołał się do treści przepisu, nie precyzując żadnych argumentów na poparcie swojego stanowiska. To z kolei nie jest wystarczające, aby uznać, że wykazano realne ryzyko czerpania przed właściciela późniejszego znaku nienależnych korzyści.
Formalizm sądu
Przywołane powyżej stanowisko Izby Odwoławczej EUIPO dotyczące konieczności umotywowania ryzyka czerpania przez właściciela późniejszego znaku nienależnych korzyści lub szkodzenia odróżniającemu charakterowi bądź renomie wcześniejszego znaku zostało następnie podzielone także przez sąd. Wydawać by się bowiem mogło, że dowiedzenie renomy znaku (szczególnie w przypadku tych niezwykle rozpoznawalnych) i podobieństwa późniejszego oznaczenia niejako z automatu skutkuje zasadnością sprzeciwu lub istnieniem naruszenia prawa, a w związku z tym spełnieniem choćby przesłanki czerpania nienależnej korzyści.
Nic bardziej mylnego. Zgodnie ze stanowiskiem sądu okoliczności te należy wykazać. Co prawda sąd wskazał, że im większą zdolność odróżniającą lub rozpoznawalność ma znak renomowany, tym łatwiej jest udowodnić naruszenie prawa. Równocześnie jednak wyraźnie podkreślił, że konieczne jest wykazanie wysokiego ryzyka zaistnienia, którejś ze wskazanych w przepisie okoliczności. Samo przywołanie takiej możliwości, bez jednoczesnego jej umotywowania, nie jest wystarczające. Stanowisko Sądu wyrażone w wyroku w sprawie T‐726/21 jest zatem ostrzeżeniem dla wielu pełnomocników.
Do obowiązku wykazania ryzyka czerpania przez właściciela późniejszego znaku nienależnych korzyści lub szkodzenia odróżniającemu charakterowi bądź renomie wcześniejszego znaku Sąd podchodzi bardzo rygorystycznie także pod kątem formalnym. Podniósł bowiem, że zarzut kwestionujący decyzję Izby Odwoławczej EUIPO i argumenty go uzasadniające muszą być zawarte bezpośrednio w skardze do Sądu. ROLEX przyjął bowiem stanowisko, że udowodnił spełnienie przesłanek naruszenia znaku renomowanego, co miałoby wynikać z dokumentów przedstawionych przez nich w ramach postępowania jeszcze przed Wydziałem Sprzeciwów EUIPO – sąd jednak kategorycznie stwierdził, że takie dokumenty nie mogą być podstawą dla zrekonstruowania (developing) zarzutów i argumentów zawartych w skardze, jeśli nie są one wprost w niej wskazane, a ich charakter jest jedynie dowodowy i instrumentalny.
Zaniedbanie może doprowadzić do przegrania sporu
Wydaje się, że omawiany spór jest ilustracją, w jaki sposób można zaniedbać obowiązki wykazania przesłanek zasadności sprzeciwu (podobnie byłoby z naruszeniem prawa), co w rezultacie może doprowadzić do przegrania sporu, który mógłby, przy odpowiednim prowadzeniu, być wygrany. Należy pamiętać, że Sąd podchodzi rygorystycznie do konieczności wykazania spełnienia przesłanek wkroczenia w prawo do renomowanego znaku towarowego – tj. należy udowodnić zarówno samą renomę, jak i realne ryzyko czerpania nienależnych korzyści bądź szkodzenia renomie lub odróżniającemu charakterowi wcześniejszego znaku w przypadku rejestracji późniejszego oznaczenia.
Na marginesie można także wskazać, że nie tylko ROLEX posługuje się koroną w swoim znaku towarowym. Korona i to o podobnym znaczeniu ideowym występuje także w innych, znakach (w niektórych przypadkach także renomowanych).
Czy zatem korona w tych znakach ma w ogóle zdolność odróżniającą? A jeśli tak, to czy ochrona powinna zostać przyznana również w zakresie nieograniczonym wykazem towarów, czy usług w przypadku znaku renomowanego?
Autorzy:
dr Michał Markiewicz, radca prawny, partner w Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp.j.
Ewelina Bosek aplikant radcowski w Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp.j.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.