Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 12 czerwca 2018 r. uznał, że słynna czerwona podeszwa szpilek Christiana Louboutina nie składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru, a co za tym idzie spełnia wymogi, by zarejestrować ją jako znak towarowy. To ważna bitwa wygrana przez projektanta w wieloletniej już wojnie o czerwoną podeszwę.
Kształt nie może być znakiem towarowym
Zarejestrowanie znaku towarowego przyznaje jego właścicielowi, w odniesieniu do określonych towarów lub usług, wyłączne prawo, potencjalnie nieograniczone w czasie, pozwalające na zmonopolizowanie danego oznaczenia na rynku. Z drugiej jednak strony pewne oznaczenia powinny pozostać w domenie publicznej. Taki właśnie cel ma art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Przepis zabrania rejestracji jako znaku towarowego oznaczeń, które składają się tylko i wyłącznie z kształtu – czy to wynikającego z charakteru towarów, czy to niezbędnego do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającego znacznie wartość towaru. Celem tego przepisu jest więc uniknięcie sytuacji, w której właściciel znaku uzyskuje monopol na rozwiązania lub cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne. Spór, w którym zapadł komentowany wyrok, dotyczył tego, czy kolor czerwony naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie jest takim właśnie oznaczeniem odpowiadającym kształtowi towaru, a więc takim, które nie może być zarejestrowane jako znak towarowy.
Spór i pytanie prejudycjalne
Słynne, a w niektórych kręgach może i kultowe szpilki Louboutina z czerwoną podeszwą od wielu już lat goszczą na wokandach sądów i urzędów w wielu krajach na całym świecie. Spory ich dotyczące są bacznie śledzone nie tylko przez przedsiębiorców i branżę modową, ale też prawników zajmujących się własnością intelektualną. W 2012 r. pisaliśmy o sporze między Christianem Loubotinem a domem mody YSL. Zgodnie z przedstawioną tam zapowiedzią Christian Louboutin zintensyfikował walkę o ochronę swoich praw i rozpoczął kolejne batalie prawne o czerwoną podeszwę. W czerwcu 2018 r. miała miejsce jedna z najważniejszych jej odsłon – walka o znak towarowy przedstawiający czerwoną podeszwę tocząca się przed Trybunałem Sprawiedliwości.
Przedmiotem sporu był znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu pod nr 0874489 dla towarów należących do klasy 25, tj. dla „obuwia na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”. W zgłoszeniu sporny znak opisano następująco: „Znak towarowy utworzono z koloru czerwonego (Pantone 18‑1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”. Z przedstawienia i opisu wynika więc, że głównym elementem znaku jest barwa czerwona zdefiniowana przez odesłanie do międzynarodowej klasyfikacji kolorów. Czerwień jest umieszczona w określonym miejscu na szpilce, przy czym kształt jej podeszwy nie stanowi części znaku. Spór zaczął się w 2012 r., kiedy spółka Van Haren rozpoczęła w Holandii sprzedaż butów na wysokich obcasach z podeszwą w kolorze czerwonym. W odpowiedzi Christian Louboutin złożył pozew w sądzie w Hadze. W 2013 r. sąd wydał wyrok zaoczny, częściowo korzystny dla projektanta.
W odpowiedzi na wyrok spółka Van Haren złożyła sprzeciw, w którym podniosła, że sporny znak towarowy powinien podlegać unieważnieniu. Jej zdaniem czerwona podeszwa Louboutina jest niczym innym niż graficznym, dwuwymiarowym znakiem towarowym utworzonym z powierzchni o czerwonym kolorze, który po naniesieniu na podeszwy butów odpowiada ich kształtowi i znacznie zwiększa ich wartość. To zaś jest przesłanką do unieważnienia rejestracji. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/WE nie rejestruje się lub unieważnia rejestracje „oznaczeń, które składają się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru”.
Sąd haski stanął więc przed zasadniczym pytaniem, które zadał Trybunałowi: czy pojęcie kształtu w rozumieniu ww. przepisu jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak przedstawione trójwymiarowo kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też dotyczy także innych (niż trójwymiarowe) cech towaru, takich jak kolor? Innymi słowy – czy kolor czerwony naniesiony na dowolną podeszwę szpilki, która to podeszwa ogranicza czerwień w przestrzeni, jest oznaczeniem, które składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru?
Opinie Rzecznika Generalnego
Swoje stanowisko w sprawie przedstawił Rzecznik Generalny, prof. Maciej Szpunar. W opiniach – głównej z czerwca 2017 r. i uzupełniającej z lutego 2018 r. – wiele miejsca poświęcił temu, jak zakwalifikować sporny znak. Przedstawił trzy koncepcje, zgodnie z którymi jest on (i) kolorem samym w sobie, (ii) znakiem pozycyjnym albo (iii) znakiem składającym się z kształtu towaru, ale wymagającym ochrony także w odniesieniu do koloru. Ostatecznie Rzecznik opowiedział się za ostatnią koncepcją. Wobec tego kolejne pytanie musiało być następujące: czy oznaczenie, które składa się zarówno z kształtu towaru, jak i z koloru, jest oznaczeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/WE?
Na tak udzielone pytanie Rzecznik Generalny udzielił odpowiedzi twierdzącej, czym opowiedział się za szeroką interpretacją komentowanego przepisu. Jego zdaniem ma on zastosowanie nie tylko do oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu, co wynikałoby z jego dosłownego brzmienia, ale także do tych składających się zarówno z kształtu towaru, jak i koloru. Takie oznaczenia mogą, a nawet muszą być badane pod kątem funkcjonalności. W przeciwnym wypadku interes ogółu leżący u podstaw tego przepisu nie byłby w pełni zabezpieczony. Wyrok Trybunału okazał się jednak inny niż stanowisko Rzecznika, co nie zdarza się często w praktyce orzeczniczej tego organu.
Inny punkt widzenia
Trybunał stwierdził, że wobec braku w dyrektywie definicji „kształtu” pojęcie to należy rozumieć zgodnie z jego znaczeniem w języku potocznym, z uwzględnieniem kontekstu, w którym go użyto, i celów dyrektywy. Wobec tego pod pojęciem „kształtu” rozumie się ogół linii lub konturów wyodrębniających dany towar w przestrzeni. Ani z dyrektywy, ani z orzecznictwa Trybunału, ani ze zwykłego znaczenia tego terminu nie wynika, że kolor sam w sobie – bez wyodrębnienia w przestrzeni – mógłby stanowić kształt. Niemniej w spornym znaku kolor został naniesiony na towar w szczególnym miejscu. Czy oznacza to, że oznaczenie jest jednak tworzone wyłącznie przez kształt? Zdaniem Trybunału nie. Chociaż w znaku Louboutina granice koloru są ograniczone do podeszwy, to nie ona jest jednak przedmiotem ochrony. Jest nim jedynie użycie danego koloru w konkretnym miejscu na towarze. Niezależnie od powyższego spornego znaku nie sposób – zdaniem Trybunału – uznać za składający się „wyłącznie” z kształtu, skoro głównym elementem tego oznaczenia jest dokładnie sprecyzowany kolor.
Niedosyt prawny
Wyrok Trybunału pozostawia pewien niedosyt, jeśli chodzi o jego prawne uzasadnienie. Mimo to daje jasne potwierdzenie monopolu Christiana Louboutina dla czerwonej podeszwy szpilek, co z pewnością umocni jego pozycję na rynku. Z drugiej strony orzeczenie nie wpisuje się w dotychczasowy, powoli kształtujący się kierunek orzekania, w którym Trybunał w większym stopniu uwzględniał ratio legis przepisów prawnych i rolę interesu publicznego. Wyrok przedstawia wąską interpretację przepisów uniemożliwiających zarejestrowanie oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu. Wykładnia Trybunału może sprawić, że przedsiębiorcy będą mieli większą możliwość rejestrowania i dochodzenia ochrony oznaczeń „granicznych”, tj. takich, które składają się nie tylko z kształtu towaru, ale także z pewnych dodatkowych cech, jak np. kolor.
Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska jest radcą prawnym w praktyce własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.
