Czy da się skutecznie obejść obowiązek używania znaku towarowego? Jak zwykle w prawie: to zależy – tym razem od czujności innych uczestników rynku.
Czytaj też: TSUE: Zakaz wykorzystywania znaku marki samochodu dotyczy także części zamiennych
Konsekwencje nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego
Nieużywanie znaku dla danego towaru bądź usługi w okresie pięciu lat powoduje, że można go w tym zakresie wygasić, co realnie skutkuje utratą ochrony.
Również przy składaniu sprzeciwów bądź wniosków o unieważnienie późniejszych oznaczeń w oparciu o wcześniejsze prawo, druga strona dla obrony swojego zgłoszenia może wnieść o zobowiązanie właściciela wcześniejszego znaku do przedłożenia dowodów jego używania (jeśli jest on zarejestrowany od co najmniej pięciu lat). Mowa tutaj o dowiedzeniu (a nie uprawdopodobnieniu) realnego, regularnego używania. Nie mogą to być zatem jedynie incydentalne jego przejawy, nakierowane wyłącznie na utrzymanie prawa ochronnego.
Jeśli używanie nie zostanie udowodnione, to sprzeciw bądź wniosek o unieważnienie zostaje uznany za nieuzasadniony, a późniejszy znak przeciwnika może być skutecznie chroniony.
Próby obejścia obowiązku używania – jak to wygląda w praktyce?
Zdarza się, że choć uprawniony korzysta ze swojej marki jedynie w ograniczonym zakresie, to jednak chce kontrolować używanie tego oznaczenia na rynku również w odniesieniu do wielu innych towarów i usług. W tym celu rejestruje swój znak we wszystkich lub prawie wszystkich klasach. Oczywiście oznaczenie nie jest używane w tak szerokim zakresie, w związku z czym za około pięć lat uprawniony po raz kolejny rejestruje taki sam znak w takim samym lub bardzo zbliżonym zakresie. Tym samym, „ucieka” od obowiązku wykazywania używania znaku na kolejne pięć lat – ma bowiem nowy znak i nowy, pięcioletni okres karencji. Jeśli próbuje unicestwić zgłoszenia innych podmiotów, jako podstawę wskazuje oczywiście ten nowszy znak, co uniemożliwia drugiej stronie skuteczne złożenie wniosku o zobowiązanie do przedłożenia dowodu używania. Uprawniony zatem od ponad pięciu lat realnie nie korzysta z danego oznaczenia dla części towarów i usług, dla których je zgłosił, ale jednocześnie, dzięki kolejnej rejestracji, nie musi dowodzić używania i nie ryzykuje utratą ochrony.
Zakres używania znaku, a próby szerszego kontrolowania marki – czy to już przejaw złej wiary?
Choć powyższa taktyka może brzmieć jak dobry plan na budowanie silnej marki i zapewnienie sobie nieograniczonej kontroli używania danego oznaczenia, to jednak o takich praktykach wielokrotnie krytycznie wypowiedziały się już krajowe i międzynarodowe urzędy ochrony własności intelektualnej, jak również sądy. Ich stanowiska są zgodne i jasno wskazują, że takie działanie może być przejawem złej wiary zgłaszającego, która jest samodzielną podstawą do unieważnienia znaku.
EUIPO, w swoich wytycznych dotyczących rejestracji znaków towarowych wskazuje wręcz jako przykłady nieuczciwego zamiaru przy rejestracji znaku następujące cele:
- uniknięcie przedstawienia dowodu używania wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego,
- przedłużenie pięcioletniego okresu karencji,
- uniknięcie konsekwencji unieważnienia wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego z powodu nieużywania.
Urząd wyjaśnia dodatkowo, że brak uczciwej logiki handlowej, w tym strategii biznesowej, stojącej za zgłoszeniem danego znaku towarowego także może być czynnikiem istotnym dla ustalenia, czy został on zgłoszony w złej wierze.
Taki pogląd został potwierdzony m.in. w wyroku Sądu z dnia 14 lutego 2012, T 33/11: „W związku z tym możliwe jest, że w przypadku gdy właściciel wspólnotowego znaku towarowego dokonuje ponownego zgłoszenia tego samego znaku towarowego w celu uniknięcia konsekwencji związanych z całkowitym lub częściowym wygaśnięciem wcześniejszych znaków towarowych z powodu ich nieużywania, okoliczność ta może zostać wzięta pod uwagę przy ocenie, czy właściciel działał w złej wierze. Ponadto takie rozumienie jest zbieżne z wykładnią przyjętą w wytycznych dotyczących postępowania przed OHIM.”
Oczywiście istotnym jest tutaj zbadanie także wspomnianej już wyżej logiki handlowej oraz biznesowych pobudek zgłaszającego, co jednak nie zmienia faktu, że samo w sobie ponowne zgłaszanie takiego samego znaku w zakresie, w którym nie jest on realnie używany, stanowi bardzo istotną i silną przesłankę przy badaniu ewentualnej złej wiary.
Na problem ten zwrócono także uwagę we wspólnych praktykach Sieci Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Network, dalej jako „EUIPN”) , w których wyszczególniono rejestracje stanowiące nadużycie systemu znaków towarowych jako jeden z możliwych przejawów złej wiary. Jako przykład nieuczciwych zamiarów zgłaszającego wskazano wprost zarówno rejestrację mającą na celu uniknięcie przedstawienia dowodu używania wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego, jak i przedłużenie pięcioletniego okresu karencji. Co istotne, przykładem tego typu działania jest zdaniem EUIPN także rejestracja nowego znaku w celu uniknięcia konsekwencji wygaśnięcia wcześniej posiadanego, takiego samego znaku, ze względu na nieużywanie.
Taki sam znak towarowy, czyli jaki?
Złą wiarą może być zatem ponowna rejestracja takiego samego znaku w celu „ominięcia” zasad systemu ochrony znaków towarowych. Jak jednak rozumieć pojęcie „takiego samego” znaku? W ramach wspólnych praktyk EUIPN wyjaśniono, że nie chodzi tylko o identyczne znaki zarejestrowane dla identycznych towarów i usług. Takie ograniczenie byłoby kolejną furtką do łatwego obejścia zasady, poprzez dodanie do znaku drobnego, nieodróżniającego elementu, bądź nieznaczną modyfikację wykazu towarów i usług. Ocena pod tym kątem powinna zatem obejmować także nieidentyczne, ale podobne znaki zgłoszone dla nieidentycznego, ale podobnego zakresu towarów i usług.
Ostateczna konkluzja będzie jednak indywidualna dla każdej sprawy, w której konieczne jest zbadanie, czy rzeczywiście rejestracja kolejnego, identycznego bądź podobnego znaku miała biznesowe i prawne uzasadnienie, czy też prowadziła do nadużycia systemu ochrony znaków towarowych i stoi w sprzeczności z jego zasadami.
Czy takie podejście to nadmierna ingerencja w prawa właścicieli znaków? Czy to, co mieści się w granicach przepisów powinno być dozwolone, bez wnikania w rzeczywisty cel działania zgłaszającego? W mojej ocenie nie. Są to w pełni uzasadnione restrykcje, bo znaki towarowe mają chronić markę w racjonalnym zakresie, nie zaś służyć do nadmiernego umacniania pozycji rynkowej uprawnionych i monopolizacji oznaczeń szerzej, niż to rynkowo uzasadnione. Z kolei wnioskowość postępowań o unieważnienie znaków towarowych pozwala na niejako wzajemne kontrolowanie się przez przedsiębiorców, którzy zwykle, w przypadku braku realnego biznesowego konfliktu, nie ingerują przesadnie w uprawnienia osób trzecich.
Autor: Ewelina Bosek, radca prawny w kancelarii Markiewicz Sroczyński Mioduszewski GP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.