Do Urzędu Patentowego USA pod koniec czerwca tego roku wpłynął sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego „BRBY”. Złożyła go spółka Mattel INC., która jest uprawnionym wielu znaków towarowych „BARBIE”. Znak towarowy „BRBY” próbuje zastrzec brytyjska spółka Burberry Limited, znany producent m.in. ubrań zawierających charakterystyczna kratę. Wspomniany sprzeciw dotyczył klas towarowych 18 oraz 25 Klasyfikacji Nicejskiej.
Zobacz wzór dokumentu: Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego >
Czytaj też: Konkurencja podrabia produkt? Można walczyć na dwa sposoby >>
Podobieństwo wizualne i fonetyczne
Mattel INC jest spółką z wieloletnią historią, sięgającą roku 1945. Spółka aktywnie chroni swoją własność intelektualną, w tym w szczególności jej (prawdopodobnie) najpopularniejszą markę - Barbie. Pierwszy znak towarowy „BARBIE” zarejestrowany został bowiem w 1959 roku[1]. W opisanym powyżej sprzeciwie, spółka Mattel INC powołała się na przysługujące jej pierwszeństwo w posługiwaniu się tym oznaczeniem względem Burberry. Jednakże głównym zarzutem przeciwko oznaczeniu „BRBY” jest fakt, że oznaczenie to oraz znak towarowy „BARBIE” są wizualnie oraz fonetycznie do siebie podobne. Szczególnie zwrócono uwagę na to, że oznaczenie „BRBY” nie posiada samogłosek, w związku z czym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że słowo to przeczytane zostanie jako BARBIE. Ponadto, powołano się również na ogólnie pojęte "rozwadnianie" marki BARBIE.
Czytaj też w LEX: Sztobryn Karolina, Zakresy powództw w sporach o znak towarowy UE. Omówienie wyroku TS z dnia 8 czerwca 2023 r., C-654/21 (LM) >
Jak porównać znaki towarowe?
W tym kontekście można pokusić się o krótkie porównanie obydwu oznaczeń na gruncie polskich i europejskich przepisów. Odnosząc się do wytycznych prezesa UPRP[2] oraz przywołanego tam orzecznictwa oraz poglądów doktryny, znaki porównuje się na trzech płaszczyznach – wizualnej, fonetycznej oraz koncepcyjnej, a podobieństwo już na jednej z nich wystarczy, aby można było mówić o podobieństwie oznaczeń. Ponadto, znaki należy porównywać jako całość, z uwzględnieniem dominujących w nich elementów. Porównując znaki na płaszczyźnie fonetycznej, skupić należy się na wspólnych sylabach, które mogą być identyczne lub podobne. W omawianym przypadku podobieństwo wzmaga sposób wymowy litery „r” w języku angielskim. Już te czynniki prowadzą do wniosku, że podobieństwo oznaczeń BARBIE oraz BRBY może zostać uznane za wysokie. W tym przypadku wydaje się, że argumentacja spółki Mattel jest słuszna. W istocie, zgłoszone oznaczenie „BRBY” może zostać przeczytane jako BARBIE.
Czytaj też w LEX: Lech Mikołaj, Polsko-rosyjska wojna o ... krówki. Omówienie wyroków S(PI) z dnia 1 czerwca 2022 r., T-355/20 i T-363/20 (Krasnyj Octyabr) >
Ryzyko wprowadzenia w błąd
Analizując przepisy krajowe dotyczące sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych, warto wskazać, że konieczną przesłanką do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu jest również zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Aby nie doszło do takiego wprowadzenia w błąd, należy zbadać i porównać oferowane towary i usługi, jak i oznaczenia, i określić stopień podobieństwa. Jak wynika bowiem z motywu 16 preambuły do dyrektywy nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd „zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, możliwości skojarzenia z oznaczeniem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między oznaczanymi towarami lub usługami”. Natomiast ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym to sytuacja, w której można uznać, że dany towar lub usługa pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub że przedsiębiorstwa te są w jakiś sposób ze sobą powiązane.
Czytaj też w LEX: Patenty - szykują się zmiany w przepisach [projekt UE] >
Osłabianie funkcji ochronnej
Jeżeli chodzi o argument dotyczący rozwadniania oznaczenia BARBIE, to zjawisko to polega na osłabieniu funkcji znaku towarowego, czyli na możliwości identyfikowania towarów lub usług. Na gruncie prawa Unii Europejskiej tematykę tę kapitalnie oddaje wyrok TSUE w sprawie INTEL. W wyroku tym poprzez badanie zasadności unieważnienia znaku towarowego INTELMARK, TSUE przedstawił kryteria ochrony znaków renomowanych, w tym pod katem problematyki rozwadniania. A takie ryzyko rozwodnienia powstało także we wspomnianej na wstępie sprawie.
Reasumując, wydaje się, że argumenty spółki Mattel mogą zostać uznane za zasadne, a powodzenie zablokowania rejestracji oznaczenia BRBY dosyć wysokie. Jak jednak potoczy się ta sprawa, okaże się w przyszłości.
Dominika Fallach, prawnik, kancelaria Patpol Legal Piróg i Wspólnicy
[1] https://www.wipo.int/pressroom/en/stories/barbie-2023.html
[2] https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.