W artykule pt. Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego (zasada i jej terytorialne ograniczenia), opublikowanym w kwietniowym numerzemiesiędznika "Państwo i Prawo" autor stwierdza m.in. , że celem jego rozważań jest jednolitość wspólnotowego znaku towarowego, jednolitość jego ochrony i zakres odstępstw w płaszczyźnie terytorialnej od zasady jednolitości. - Chodzi w szczególności o to, czy wyrok właściwego sądu ustanawiający zakaz używania wspólnotowego znaku towarowego ipso iure może rozciągać się jedynie na całe terytorium UE, czy też może dotyczyć tylko jej części - pisze autor.

RYSZARD SKUBISZ

Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego (zasada i jej terytorialne ograniczenia)

I. Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, w tym polskich, zgłaszaniem znaków towarowych do Urzędu w ramach Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w Alicante (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM)[1]. Uzyskanie ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej jest bowiem konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach kilku lub więcej państw członkowskich. Podstawowym celem zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy jest dążenie do zabezpieczenia się przed bezprawnymi działaniami osób trzecich, wymierzonymi w jego interesy związane z tym znakiem. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego może bowiem wystąpić wobec naruszyciela przed właściwym sądem, z odpowiednimi roszczeniami, zwłaszcza z roszczeniem o zaniechanie, a następnie, ewentualnie w drodze postępowania egzekucyjnego, doprowadzić do wykonania wyroku.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest jednolitość wspólnotowego znaku towarowego, jednolitość jego ochrony i zakres odstępstw w płaszczyźnie terytorialnej od zasady jednolitości. Chodzi w szczególności o to, czy wyrok właściwego sądu ustanawiający zakaz używania wspólnotowego znaku towarowego ipso iure może rozciągać się jedynie na całe terytorium UE, czy też może dotyczyć tylko jej części. Problem ma znaczenie praktyczne nie tylko z punktu widzenia osoby uprawnionej z tytułu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ale także osoby pozwanej. Nie można bowiem wykluczyć, że pozwany może być zainteresowany podjęciem odpowiednich działań w postępowaniu o naruszenie w celu wykazania, że na terytorium konkretnego państwa (kilku państw członkowskich) nie są spełnione przesłanki naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i tym samym powództwo, co najmniej częściowo, powinno być oddalone. Jeśli chodzi o przeszkody rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oraz podstawy unieważnienia prawa z rejestracji takiego znaku, to nie ulega wątpliwości, że mogą one występować w odniesieniu do terytorium wszystkich lub tylko niektórych państw członkowskich. Także w tym przypadku szczególnej wagi nabiera pytanie o znaczenie takiej przeszkody (podstawy unieważnienia) dla uzyskania (unieważnienia) prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, istotnej z punktu widzenia prawa pojedynczego państwa członkowskiego (np. prawa z rejestracji krajowego znaku towarowego) lub też okoliczności innego rodzaju (np. treści semantycznej słownego znaku towarowego w języku urzędowym tego państwa).
Podstawą normatywną przedstawionego w tym artykule stanowiska są oczywiście przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[2]. Kluczowe znaczenie mają wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE wydane w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądów krajowych. Takie wyroki ustalają treść obowiązujących norm prawa unijnego i dlatego mają charakter bezwzględnie wiążący wszystkie sądy i organy administracji państw członkowskich Unii. Powinny one stosować, wykonując obowiązek wynikający z członkostwa w UE, normy unijne o treści ustalonej przez TSUE. Należy mieć na uwadze przede wszystkim wyroki TSUE o charakterze prejudycjalnym dotyczące wykładni przepisów powołanego rozporządzenia. Cennym uzupełnieniem tych orzeczeń, z punktu widzenia praktyki i doktryny prawa, chociaż prawnie niewiążącym, są przedstawione w tych postępowaniach opinie rzeczników generalnych. Należy także sięgać do wyroków TSUE wydanych w trybie odwoławczym od wyroków Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Sądu), które dotyczą rozporządzenia nr 207/2009, jak również ostatecznych orzeczeń tego Sądu. Nie można również pomijać orzecznictwa OHIM (w tym Izby Odwoławczej).
 
 
II. Pojęcie jednolitości wspólnotowego znaku towarowego
 
Wspólnotowe prawo znaków towarowych, którego podstawą, obok dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[3], jest rozporządzenie nr 207/2009, opiera się na trzech podstawowych zasadach[4]: autonomii, koegzystencji prawa wspólnotowego i prawa krajowego w dziedzinie znaków towarowych oraz jednolitości wspólnotowego znaku towarowego. W ścisłym związku z nimi pozostają również trzy inne zasady: równorzędności (ekwiwalencji), uprzywilejowania wspólnotowego znaku towarowego realizowanego przez starszeństwo takiego znaku oraz możliwości przekształcenia zgłoszenia wspólnotowego w zgłoszenie krajowe przy zachowaniu daty pierwotnego zgłoszenia. Podstawowe zasady mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania systemu ochrony prawnej znaków towarowych w płaszczyźnie ponadnarodowej. Pozostałe zasady stanowią jedynie ich logiczną konsekwencję i rozwinięcie.
Zasada autonomii wyraża się w tym, że sytuację prawną wspólnotowego znaku towarowego reguluje wyłącznie rozporządzenie nr 207/2009. Wspólnotowy znak towarowy podlega bowiem samodzielnej regulacji i co do zasady nie należy odwoływać się do krajowych systemów prawnych. Wyjątki od tej zasady są przewidziane w tych kwestiach, w których rozporządzenie nie zawiera odpowiednich regulacji i odsyła literalnie do prawa krajowego w danym państwie, w tym międzynarodowego prawa prywatnego (np. art. 101 rozporządzenia).
Zasada koegzystencji (współistnienia) polega na tym, że rozporządzenie nr 207/2009 nie zastępuje systemu prawa krajowego ani nie wyłącza jego stosowania (art. 106). Znajduje ona zastosowanie nie tylko w relacji między prawami do znaków towarowych, wspólnotowego i krajowego, ale również wyraża myśl, że niezależnie od ochrony wspólnotowego znaku towarowego na jeden i ten sam przedmiot może przysługiwać ochrona wynikająca z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również prawa autorskiego i wreszcie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykluczona jest natomiast równoległa ochrona na podstawie prawa patentowego. Rozwiązania techniczne, które mogą być przedmiotem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, ex lege nie mogą być bowiem uznane za znaki towarowe (art. 7 ust. 1 lit. e (ii) rozporządzenia).
Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego jest podstawowym elementem wspólnotowego systemu prawa znaków towarowych. Przepis art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wyraża expressis verbis zasadę jednolitości tego znaku. Stanowi bowiem, że: „Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie; może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”. Zasada jednolitości znajduje także werbalny wyraz w art. 14 ust. 1 rozporządzenia. Stosownie do tego przepisu: „Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X”.
Powołane przepisy oddają intencje prawodawcy wspólnotowego zdefiniowane wcześniej w preambule tego rozporządzenia. Stosownie do motywu 3 rozporządzenia: „Dla kontynuowania wymienionych celów Wspólnoty wydaje się niezbędne ustanowienie przepisów wspólnotowych dla znaków towarowych na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania wspólnotowe znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty; tak wyrażona zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego ma zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”. Według motywu 16 rozporządzenia: „Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Wspólnoty, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu [OHIM – R.S.] oraz zapewnienia, że jednolity charakter wspólnotowych znaków towarowych nie zostanie naruszony”. Zgodnie z motywem 17 rozporządzenia: „Należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone w oparciu o wspólnotowy znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe; w tym celu, jeżeli powództwa wnoszone są w tym samym państwie członkowskim, sposób, w jaki zostają one rozstrzygnięte, jest sprawą należącą do krajowych przepisów proceduralnych, których niniejsze rozporządzenie nie narusza”.
W świetle przytoczonych regulacji należy odróżnić jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego od jednolitości ochrony tego znaku. Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego nie musi być i nie jest równoznaczna z jednolitą regulacją naruszenia i środków ochrony tego znaku. Wymaga również wyjaśnienia, że rozporządzenie nr 207/2009 operuje terminem „wspólnotowy znak towarowy” w dwóch znaczeniach – jako przedmiot prawa i jako prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Odnosząc to do zasady jednolitości, należałoby mówić raczej o jednolitości prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oraz o jednolitości ochrony tego prawa.
Prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego obejmuje jednolicie całą UE. Decyzja OHIM o udzieleniu ochrony poprzez rejestrację konstytuuje bowiem prawo wyłączne na całym terytorium Unii (art. 62). Przepisy rozporządzenia nr 207/2009 nie przewidują możliwości udzielenia przez ten Urząd prawa wyłącznego jedynie na części terytorium UE (np. tylko w odniesieniu do kilku państw członkowskich). Także przedłużenie ochrony znaku towarowego na kolejny okres może odnosić się jedynie do całego terytorium Unii. To samo dotyczy ustania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego przez stwierdzenie nieważności – poprzez zrzeczenie się (art. 50). Analogicznie, czyli w sposób jednolity, jest uregulowany okres ochrony (art. 46), treść i zakres prawa (art. 9), ograniczenie skutków prawa (art. 12), wyczerpanie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (art. 13), obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego (art. 15).
Prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego stanowi również jednolity przedmiot własności w majątku uprawnionego. Znajduje to wyraz normatywny w art. 16 (prawo podległe jednolitemu statutowi rzeczowemu), art. 19 (jest to prawo rzeczowe), art. 20 (podlega egzekucji) i art. 21 (może być przedmiotem postępowania upadłościowego). Prawo to może być również przeniesione, niezależnie od przeniesienia przedsiębiorstwa, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów lub usług (art. 17). Nie jest dozwolone przeniesienie prawa ze skutkiem ograniczonym jedynie do niektórych państw członkowskich UE.
Rozporządzenie nr 207/2009 ustanawia jednak wyjątki od zasady jednolitości wspólnotowego znaku towarowego (prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego). Są to te wszystkie sytuacje, gdy następuje, mocą szczególnego przepisu tego rozporządzenia, ograniczenie używania wspólnotowego znaku towarowego. Dotyczy to licencji na używanie wspólnotowego znaku towarowego, zakazu używania tego znaku ze względu na prawo z rejestracji wcześniejszego krajowego znaku towarowego, rozstrzygania kolizji wspólnotowych znaków towarowych (praw z rejestracji tych znaków) ze znakami krajowymi w następstwie rozszerzenia UE.
Właściciel znaku towarowego może upoważnić licencjobiorcę do używania znaku towarowego nie tylko w odniesieniu do terytorium całej UE, ale również wobec jednego, kilku lub większej liczby państw członkowskich (art. 22). Występuje zatem, w odniesieniu do licencjobiorcy, przełamanie zasady jednolitości prawa, które rozciąga się przecież na całe terytorium Unii.
Przepis art. 110 reguluje dwie sytuacje dotyczące kolizji wspólnotowego znaku towarowego i krajowych znaków towarowych. W świetle art. 110 ust. 1, uprawniony z rejestracji krajowego znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem może także domagać się zaniechania używania przez właściciela wspólnotowego znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem. Nie ma znaczenia, że znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem jest znakiem wspólnotowym. Prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, które rozciąga się na cały obszar UE, jest nieskuteczne na terytorium określonego państwa członkowskiego w sytuacji późniejszego pierwszeństwa tego znaku i wystąpienia z żądaniem zakazowym przez uprawnionego z rejestracji krajowego znaku towarowego. Przepis art. 110 ust. 2 umożliwia wystąpienie, analogicznie do znaku krajowego, w stosunku do właściciela wspólnotowego znaku towarowego z żądaniem zakazu używania na podstawie przepisów prawa krajowego (np. prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego). W praktyce powołany przepis pozwala występować z roszczeniem zakazowym w sytuacjach, gdy wspólnotowy znak towarowy ma charakter mylący lub jest używany w reklamie wprowadzającej w błąd[5]. W tym przypadku również prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jest nieskuteczne na obszarze danego państwa członkowskiego, ponieważ na tym obszarze nie może być używany wspólnotowy znak towarowy, co oznacza również odstępstwo od zasady jednolitości prawa.
Przepis art. 111 stanowi podstawę zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego na podstawie wcześniejszego prawa o znaczeniu lokalnym na terytorium, na którym to prawo jest chronione w zakresie, w jakim pozwala na to ustawodawstwo danego państwa członkowskiego. Prawo lokalne z wcześniejszym pierwszeństwem może zatem także ograniczyć jednolity skutek prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.
Szczególną sytuację reguluje art. 165 (art. 159a rozporządzenia nr 40/94), który odnosi się do sytuacji prawnej wspólnotowych znaków towarowych w związku z rozszerzeniem UE o nowe państwa członkowskie. Prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych zostały rozszerzone w dniu 1.5.2004 r. na terytoria nowych państw członkowskich. W tych państwach mogły bowiem już istnieć prawa z rejestracji krajowych znaków towarowych. Skutkiem rozszerzenia Unii jest zatem powstanie kolizji wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych. Według ogólnej zasady, kolizje znaków towarowych, w tym wspólnotowych i krajowych, rozstrzyga się według daty pierwszeństwa[6]. Jednakże, w szczególnej sytuacji rozszerzenia UE, przyjmuje się, że pierwszeństwo krajowych znaków nowych państw członkowskich określa się według rzeczywistej daty ich zgłoszenia do krajowego Urzędu Patentowego, natomiast pierwszeństwo wspólnotowych znaków określa się według daty rozszerzenia Unii, choćby ich rzeczywiste pierwszeństwo było wcześniejsze. W rezultacie prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jest nieskuteczne wobec osoby, która wywodzi swoje pierwszeństwo z faktu zaistniałego przed dniem rozszerzenia. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie może zatem domagać się zaniechania używania krajowego znaku towarowego, a uprawniony z tego znaku może wystąpić z żądaniami zaniechania używania wspólnotowego znaku towarowego na terytorium tego państwa (art. 165 ust. 5)[7].
Jeśli chodzi o unormowanie ochrony prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, to rozporządzenie nr 207/2009 definiuje postacie naruszenia i ustanawia roszczenie o zaniechanie na wypadek naruszenia lub groźby naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (art. 9, art. 102 ust. 1). Nie znajdują zatem zastosowania przepisy prawa krajowego, które regulują naruszenie. To samo dotyczy również roszczenia o zaniechanie używania wspólnotowego znaku towarowego. Tak więc w tym zakresie można mówić o jednolitości ochrony. Jednakże przestrzeganie sądowego zakazu zaniechania używania wspólnotowego znaku towarowego zapewnia się za pomocą środków przewidzianych w ustawodawstwie krajowym (art. 102 ust. 1). W przypadku innych sankcji (roszczeń) przepisy prawa wspólnotowego odsyłają do prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym doszło do aktów naruszenia lub nastąpiło zagrożenie naruszenia, w tym prawa prywatnego międzynarodowego (art. 102 ust. 2). W rezultacie inne roszczenia niż o zaniechanie co do zasady są uregulowane w prawie krajowym (np. o naprawienie szkody, o wydanie korzyści, o ogłoszenie wyroku, o udzielenie informacji).
Nie można również utracić z pola widzenia faktu odesłania przez przepisy rozporządzenia nr 207/2009 do prawa międzynarodowego prywatnego, obowiązującego w państwie, przed którego sądem uprawniony domaga się ochrony. Rozwój wymiany handlowej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również z udziałem przedsiębiorstw z państw trzecich powoduje, że normy prawa kolizyjnego mają coraz większe znaczenie w praktyce sądów orzekających w sprawach wspólnotowych znaków towarowych[8]. Powoduje to – nie tylko teoretycznie, ale również w praktyce – zróżnicowaną regulację w odniesieniu do konkretnych, szczegółowych zagadnień na tle prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.
Niezależnie od sposobu uregulowania sankcji jednolitość skutków ochrony prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego została ograniczona przez ustanowioną w rozporządzeniu nr 207/2009 właściwość sądów krajowych państw członkowskich orzekających w sprawach o naruszenie tego prawa (art. 95 w zw. z art. 96). Rozporządzenie nie ustanawia bowiem niezależnej od regulacji prawa krajowego jurysdykcji UE. W sprawach o naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego co do zasady właściwy jest sąd z siedzibą w państwie członkowskim, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo (art. 97 ust. 1).
Przepis art. 101 ust. 2 odsyła również do krajowych przepisów postępowania w tych sprawach, które nie są uregulowane rozporządzeniem nr 207/2009. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wymogów dotyczących treści i formy pozwu oraz wniosku o środki tymczasowe, włącznie z zabezpieczeniem. W tym obszarze nie występuje zatem jednolitość regulacji.
Zasadą jest zatem jednolitość prawa oraz jednolitość regulacji naruszenia i środków ochrony, dochodzonej przed sądem właściwym w sprawach o naruszenie, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej (art. 1 ust. 2 i art. 14).
Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego należy także rozpatrywać w płaszczyźnie: zgłaszający (uprawniony) – OHIM. Rozporządzenie nr 207/2009 także w tym przypadku dopuszcza wyjątki od tej zasady (art. 1 ust. 2). Z punktu widzenia spójności systemu ważne jest ustalenie, jakie to są wyjątki, czy występuje taka sama intensywność realizacji zasady jednolitości w przypadku ochrony wspólnotowego znaku i przy ubieganiu się o ochronę bądź o unieważnienie.
 

ID produktu: 40154876 Rok wydania: 2010
Autor: Jakub Kępiński
  Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym>>>

 
III. Zasada jednolitości ochrony a terytorialne ograniczenie zakazu naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku
 
1. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE. Naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego umożliwia wystąpienie przez uprawnionego z roszczeniami z tytułu naruszenia. W praktyce niewątpliwie najważniejszym środkiem ochrony jest roszczenie o zaniechanie. W związku z tym roszczeniem wyłania się kwestia jego zakresu terytorialnego i konsekwentnie zakresu terytorialnego wyroku zakazującego używania późniejszego znaku towarowego kolidującego ze znakiem wspólnotowym[9]. Problem jest tym bardziej istotny, że według rozporządzenia nr 207/2009 zakaz używania powinien obejmować całe terytorium Wspólnoty, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej (art. 1 ust. 2). Rozporządzenie, mocą szczególnych przepisów, w wyjątkowych sytuacjach ogranicza zakres używania wspólnotowego znaku towarowego do części terytorium. Powstaje zatem wątpliwość, czy rozporządzenie dopuszcza także inne przypadki, nieuregulowane literalnie, terytorialnego ograniczenia zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego przez osobę trzecią.
W tej kwestii TSUE miał okazję najpierw wypowiedzieć się w sprawie Nokia[10]. Podstawę orzekania stanowił art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, który przyznaje sądowi krajowemu kompetencje do wydania wyroku zakazującego działań stanowiących naruszenie lub groźbę naruszenia, chyba że istnieją szczególne względy odstąpienia od wydania zakazu. Przesłanka „szczególnych względów”, jak zdaje się wynikać z treści tego przepisu, może zatem umożliwiać wydanie wyroku ograniczającego zakaz używania wspólnotowego znaku towarowego jedynie do części terytorium UE. Trybunał nie zajął jednak stanowiska co do zakresu terytorialnego zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego, a wypowiedział się jedynie w sprawie zakazu sądowego jako takiego (zakazu w ogólności) i stwierdził, że szczególne względy nie występują, gdy nie zostanie stwierdzony oczywisty brak powtórnego naruszenia prawa (pkt 28 wyroku).
Zagadnienie zakresu terytorialnego wyroku sądu krajowego wystąpiło w postępowaniu zainicjowanym przed TSUE przez Sąd Najwyższy Austrii w sprawie Pago International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH[11]. Trybunał, trzymając się ściśle pytania wstępnego sądu krajowego, wyraził pogląd, że prawo z rejestracji renomowanego znaku towarowego w Austrii uzasadnia udzielenie ochrony na terytorium tego państwa, ponieważ terytorium Austrii stanowi istotną część terytorium UE. Pominął problem możliwości ustanowienia zakazu na całym terytorium Unii. Trybunał nie wypowiedział się zatem w kwestii, czy znajomość (renoma) znaku na części terytorium UE (np. na terytorium jednego państwa członkowskiego) może być podstawą, po spełnieniu innych warunków, udzielenia rozszerzonej ochrony na całym jej terytorium[12]. Ta kwestia pozostaje zatem nadal otwarta i należy oczekiwać jej wyjaśnienia w przyszłości przez TSUE.
Problem zakresu terytorialnego wyroku zakazującego stał się przedmiotem wnikliwej uwagi TSUE w związku z pytaniem wstępnym Cour de Cassation we Francji. W tej sprawie Trybunał stanął na stanowisku, że jeśli sąd orzekający potwierdzi naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku, wydany przez niego zakaz naruszenia, co do zasady, powinien obejmować cały obszar UE[13]. Według Trybunału: „Gdyby terytorialny zakres obowiązywania tego zakazu ograniczał się do terytorium państwa członkowskiego, w odniesieniu do którego sąd stwierdził naruszenie lub groźbę naruszenia, lub do terytorium państw członkowskich stanowiących podstawę takiego stwierdzenia, istniałoby niebezpieczeństwo, że podmiot dopuszczający się naruszenia zacznie wykorzystywać dane oznaczenie w państwie członkowskim, w stosunku do którego zakaz nie obowiązuje. Dodatkowo nowe postępowania sądowe, które byłby zmuszony wszcząć właściciel wspólnotowego znaku towarowego, zwiększyłyby, proporcjonalnie do ich liczby, ryzyko wydania sprzecznych orzeczeń w przedmiocie danego wspólnotowego znaku towarowego, (...). Taka konsekwencja jest sprzeczna zarówno z (...) celem przyznania wspólnotowym znakom towarowym jednolitej ochrony, jak i z jednolitym charakterem tych znaków (...) (pkt 45)”. Wynika z tego, że ustanowienie przez sąd, na podstawie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, zakazu używania znaku przez osobę trzecią jest przejawem zasady jednolitości prawa z rejestracji wspólnotowego znaku i jednolitych skutków ochrony tego prawa.
Trybunał jednak w tym wyroku wyraził też następujący pogląd: „Terytorialny zakres obowiązywania zakazu może (...) w niektórych wypadkach zostać ograniczony”[14]. Tym stwierdzeniem uznał możliwość odstępstwa od jednolitych skutków ochrony tego prawa i wymienił dwa przypadki ograniczenia zakazu w płaszczyźnie terytorialnej: gdy sam powód w pozwie ogranicza swoje żądanie zakazowe do wybranych państw członkowskich UE oraz gdy na określonym terytorium działanie osoby trzeciej nie wpływa negatywnie na funkcje znaków towarowych[15].
Pierwsza sytuacja wydaje się nie wywoływać wątpliwości. Powód, stosownie do zasady dyspozycyjności obowiązującej w prawie państw członkowskich w postępowaniu cywilnym, może domagać się ochrony jedynie na części terytorium UE (jednego lub więcej państw członkowskich). Przepisy nie ustanawiają bowiem nie tylko przymusu występowania z żądaniem zaniechania wobec naruszyciela, ale również przymusu domagania się udzielenia przez sąd ochrony na całym terytorium Unii. Dodać jednak należy, że to żądanie i ewentualny zakaz ustanowiony przez sąd nie może ograniczać się do części obszaru państwa członkowskiego. W praktyce powstaje jednak problem rozumienia treści żądania pozwu dotyczącego zaniechania używania wspólnotowego znaku towarowego przez pozwanego. Chodzi o interpretację żądania pozwu przez sąd orzekający w sytuacji, gdy powód domaga się zaniechania przez pozwanego bez uściślania, czy to żądanie dotyczy całego terytorium UE, czy tylko jednego lub kilku państw członkowskich. Jest to zagadnienie natury procesowej, nieuregulowane rozporządzeniem, i dlatego odpowiedzi należy poszukiwać w przepisach postępowania cywilnego obowiązujących w państwie, w którym powód domaga się ochrony (art. 101 ust. 2)[16]. W odniesieniu do prawa polskiego można bronić poglądu, iż na tle art. 187 § 1 k.p.c., ze względu na wymóg dokładnego określenia żądania pozwu, powód powinien wprowadzić do żądania stosowną informację. Ograniczenie się jedynie do żądania zaniechania, bez uściślenia aspektu terytorialnego, należy rozumieć jako sprecyzowanie żądania wyłącznie do terytorium Polski. Jest to tym bardziej uzasadnione, jeżeli powód wśród okoliczności stanu faktycznego powołuje wyłącznie dowody odnoszące się do Polski. Wprawdzie prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ma charakter jednolity i zasadą jest jednolitość ochrony, to jednak brak odniesienia się w żądaniu pozwu do terytorium i wskazania całości terytorium UE lub też jej części może być rozumiane, w świetle wymogu dokładnego określenia żądania, jako sprecyzowanie żądania o udzielenie ochrony w odniesieniu do obszaru państwa polskiego. Takie też stanowisko zdaje się wynikać z praktyki sądów innych państw członkowskich orzekających w sprawach o naruszenie[17].
Jeżeli chodzi o drugi wyjątek od zasady jednolitości ochrony prawa, to należy zauważyć, że prawo z rejestracji znaku towarowego jako prawo wyłączne zabezpiecza interesy uprawnionego związane z jego znakiem towarowym. Te interesy należy rozpatrywać na tle funkcji realizowanych przez znak towarowy w obrocie gospodarczym. Zakłócenie tych funkcji, objętych przecież wyłącznym prawem, narusza interesy uprawnionego i tym samym stanowi bezprawną ingerencję w prawo z rejestracji znaku towarowego. Również odwrotnie, jeżeli używanie cudzego znaku nie wpływa i nie może wpływać na podlegającą ochronie funkcję znaku, a przez to na interesy uprawnionego, to nie występuje naruszenie prawa do tego znaku. Wynika z tego, że można dochodzić skutecznie ochrony prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jedynie wtedy, gdy powód wykaże negatywne oddziaływanie na funkcje znaku towarowego. W praktyce jest więc możliwe, że negatywny wpływ używania znaku przez osobę trzecią na funkcję wspólnotowego znaku towarowego dotyczy tylko terytorium niektórych państw członkowskich. Jeżeli zatem pozwany podejmie odpowiednie działanie i wykaże, iż nie dochodzi do naruszenia funkcji wspólnotowego znaku na obszarze określonego państwa (państw), to zakaz wydany przez sąd nie powinien odnosić się do tego terytorium.
Według TSUE jedną z postaci braku negatywnego oddziaływania na funkcję znaków są względy językowe. Są to te sytuacje, gdy w języku urzędowym danego państwa członkowskiego określenie stanowiące znak towarowy (jego część) funkcjonuje jako informacja o cechach towarów lub usług (oznaczenie opisowe). Jak wiadomo, w UE nie ma jednego wspólnego języka urzędowego, lecz obowiązuje zasada, iż językami urzędowymi są wszystkie języki urzędowe państw członkowskich. Oznacza to, że w przypadku oznaczeń słownych na terytorium Unii dojść może do ich niejednolitego postrzegania przez potencjalnych odbiorców. Przykładowo, w Hiszpanii i w Polsce mogą być odmiennie postrzegane znaki wspólnotowe przez potencjalnych odbiorców towarów (usług) pod tym znakiem. W jednym kraju mogą one być przecież uważane przez odbiorców za oznaczenie fantazyjne, czyli spełniać kryteria przypisane znakom towarowym, a w drugim jako określenie pozbawione charakteru odróżniającego lub opisowe w stosunku do tych towarów (usług)[18].
W świetle wyroku w sprawie DHL Express France pozwany, w toku postępowania o naruszenie, może podjąć działania wykazujące, iż na określonym terytorium, przykładowo z powodów językowych, w percepcji przeciętnego nabywcy towarów (usług) pod znakiem w tym państwie, nie dochodzi do naruszenia. Jeżeli pozwany przedstawi skutecznie taki dowód, to sąd orzekający jest zobowiązany ograniczyć terytorialnie zakaz i w pozostałym zakresie oddalić pozew.
Zasadnicze znaczenie ma zatem ustalenie treści żądania pozwu. Jeżeli powód domaga się udzielenia ochrony na całym terytorium UE lub jedynie na jego części obejmującej kilka lub więcej państw, to pozwany może podjąć działania w celu wykazania, że w określonym obszarze językowym nie dochodzi do naruszenia z powodów językowych. Jeżeli pozwany wykaże taką okoliczność, to sąd nie powinien wydać wyroku zakazującego w określonym państwie (państwach) używania tego oznaczenia. Jeżeli jednak powód domaga się udzielenia ochrony na całym terytorium Unii i przeprowadzi dowód naruszenia w jednym przykładowym państwie, a pozwany nie podejmie skutecznych działań w celu wykazania, iż z powodów językowych na terytorium niektórych państw nie dochodzi do naruszenia prawa z rejestracji, to sąd orzekający powinien wydać wyrok zakazujący używania stosownie do żądania powoda.
Możliwość ograniczenia zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego, w następstwie wskazanych działań pozwanego, nie może jednak być rozumiana jako zwolnienie powoda z generalnego obowiązku wskazania faktów naruszenia (groźby naruszenia) i jego udowodnienia. Powód powinien to udowodnić w postępowaniu o naruszenie. Dopiero po wykazaniu tych okoliczności ciężar przeciwnego dowodu przenosi się na pozwanego. Pozwany w celu uwolnienia się od zarzutu naruszenia jest obowiązany przeprowadzić dowód, że nie zostały spełnione przesłanki naruszenia i powództwo powinno być oddalone w całości lub też w odniesieniu do części terytorium UE (np. ze względów językowych). Nadal zatem obowiązuje ogólna zasada, w myśl której podmiot wywodzący określone skutki prawne z pewnych zdarzeń powinien je udowodnić.
 
2. Konsekwencje orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dla stosowania art. 9 ust. 1 pkt a–c rozporządzenia nr 207/2009. W art. 9 ust. 1 lit a–c rozporządzenia nr 207/2009 zdefiniowano następujące formy zjawiskowe naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego: podwójną identyczność oznaczeń i towarów (usług), niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oraz nieuczciwe używanie renomowanego wspólnotowego znaku towarowego. Każda z tych trzech postaci naruszenia prawa z rejestracji zakłada negatywne oddziaływanie na co najmniej jedną z wielu funkcji realizowanych przez znak towarowy w obrocie gospodarczym i objętych ochroną prawa z rejestracji tego znaku. Brak takiego wpływu na funkcję znaku prowadzi do generalnego wniosku, że używanie danego oznaczenia przez osobę trzecią (pozwanego) jest legalne. Praktyczne znaczenie ma zatem ustalenie tych przypadków, gdy zachowanie osoby trzeciej nie ma takiego oddziaływania na wspólnotowy znak towarowy. Jeżeli bowiem, wskutek działań pozwanego, nie dochodzi w ogóle do zakłócenia funkcji wspólnotowego znaku towarowego, to powództwo powinno być oddalone w całości. Jeśli jednak pozwany wykaże brak negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego na terytorium określonego państwa członkowskiego, to sąd powinien oddalić powództwo jedynie wobec tego państwa.
Jeżeli chodzi o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w sytuacji objętej zakresem art. 9 ust. 1 lit a, to znaczenie aspektu językowego dobrze ilustruje stan faktyczny, który był podstawą wyroku TSUE w sprawie DHL Express France[19]. Powód (Chronopost spółka akcyjna) wystąpił z pozwem na podstawie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego WEBSHIPPING, zarejestrowanego m.in. dla usług transportowych i spedycyjnych. Pozwany (DHL Express France) używał znaku towarowego Web Shipping na swojej stronie internetowej dla usług poczty ekspresowej. Dlatego można przyjąć, że występuje podwójna identyczność między zarejestrowanym znakiem towarowym a używanym przez pozwanego. Wprawdzie obydwa oznaczenia nie są jednoznacznie tożsame, jednak pomimo występujących różnic, w świetle liberalnej wykładni Trybunału pojęcia podwójnej identyczności[20], można stwierdzić, iż te oznaczenia są tożsame. Jeżeli przyjmie się, że określenie WEBSHIPPING ma charakter opisowy w stosunku do usług poczty ekspresowej, to nie dochodzi do zakłócenia funkcji tego wspólnotowego znaku towarowego. W razie potwierdzenia takiego charakteru tego znaku nie dochodzi bowiem do zakłócenia funkcji znaku towarowego i tym samym naruszenia prawa z rejestracji tego znaku. W świetle poglądu, iż to określenie jest odbierane przez nabywców usług jako wyrażenie fantazyjne, to Web Shipping negatywnie wpływa na funkcje znaku towarowego WEBSHIPPING. Stanowisko w tej kwestii wymaga zatem odwołania się do poglądu przeciętnego, modelowego nabywcy tych usług (przeciętnego konsumenta). Ponieważ to oznaczenie ma bezspornie charakter informacyjny z punktu widzenia nabywcy anglojęzycznego, to nasuwa się wniosek, że co najmniej w Wielkiej Brytanii i Irlandii nie dojdzie do naruszenia według art. 9 ust. 1 lit. a. Otwarta jest natomiast kwestia naruszenia w państwach, w których język angielski nie jest językiem urzędowym. W konsekwencji wyrok sądu krajowego nie powinien zakazywać używania oznaczenia Web Shipping przynajmniej na obszarze wymienionych wyżej państw[21]. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma żądanie powoda, który domagał się ochrony na całym terytorium UE[22].
Przepis art. 9 ust. 1 lit. b przewiduje, że konstytutywną przesłanką naruszenia prawa, po spełnieniu innych warunków, jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów pod znakiem towarowym. Brak takiego niebezpieczeństwa powoduje, iż nie dochodzi do naruszenia prawa z rejestracji takiego znaku towarowego. Ochronie podlega zatem funkcja oznaczenia pochodzenia realizowana przez znak towarowy. Inne funkcje w ramach tego przepisu (np. reklamowa, komunikacyjna) są chronione jedynie pośrednio. Wyłączenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd zapobiega także zakłóceniu innych funkcji znaku towarowego. Jeżeli w konkretnym stanie faktycznym nie powstaje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, to nie jest zagrożona funkcja oznaczenia pochodzenia. Nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w sytuacji, gdy wspólnotowy znak towarowy na terytorium określonego państwa będzie postrzegany przez nabywców towarów (usług) pod tym znakiem jako oznaczenie informacyjne dotyczące cech tego towaru (usługi). Z punktu widzenia przeciętnego nabywcy towarów lub usług znak wspólnotowy w tym przypadku nie przekazuje bowiem informacji o pochodzeniu komercyjnym towarów (usług). W rezultacie pozwany może podjąć działania, których celem jest wykazanie w sytuacji domagania się przez powoda ochrony na całym terytorium UE lub jego części, iż na tym obszarze przykładowo z powodów językowych nie powstaje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.
Przepis art. 9 ust. 1 lit. c ustanawia ochronę renomowanych znaków towarowych. Na tle tego przepisu, z punktu widzenia skutków ochrony, podstawowe znaczenie ma stopień znajomości znaku towarowego w UE lub w jej znaczącej części, który pozwala zakwalifikować dany znak towarowy jako renomowany[23]. Jeżeli znak nie spełnia kryteriów renomowanego znaku towarowego, to nie może mu być przyznana ochrona z art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 207/2009. Nie ulega jednak wątpliwości, że wspólnotowe znaki towarowe mogą się charakteryzować różnym stopniem znajomości w poszczególnych krajach UE. Jeżeli powód domaga się ochrony na całym terytorium Unii, a znak towarowy odpowiada kryteriom renomowanego znaku w jednym państwie członkowskim i są spełnione pozostałe przesłanki ochrony, to powstaje pytanie, czy w myśl zasady jednolitości ochrony wspólnotowego znaku sąd orzekający może wydać wyrok zakazujący używania kolizyjnego znaku stosownie do żądania pozwu. Jak już wyżej wskazano, ta kwestia pozostaje nadal do wyjaśnienia w orzecznictwie TSUE.
Spełnienie kryteriów renomowanego znaku towarowego prowadzi do kolejnego wymogu udzielenia ochrony, jakim jest używanie tego znaku w sposób wykorzystujący lub umniejszający, bez uzasadnionego powodu, zdolność odróżniającą lub renomę wspólnotowego znaku towarowego. Niezbędne jest udowodnienie, że osoba trzecia wykorzystuje w ten sposób renomowany znak towarowy. Nie zostało dotąd wyjaśnione, czy można skutecznie wykazywać daną przesłankę w odniesieniu do terytorium innego państwa członkowskiego niż to państwo, w którym znak ma charakter renomowany. Jak się wydaje, przy domaganiu się ochrony renomowanego znaku towarowego nie można skutecznie przeprowadzać dowodu na jego znajomość jako renomowanego znaku na terytorium jednego państwa oraz równocześnie podnosić, że nieuczciwe działanie jest podejmowane na obszarze innego państwa. Bezwzględnie musi występować iunctim terytorialne między znajomością (renomą) znaku a jego używaniem w sposób nieuczciwy[24]. W tej kwestii konieczne jest także stanowisko TSUE.
 
 
IV. Zasada jednolitości prawa a bezwzględne i względne przeszkody rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (podstawy unieważnienia)
 
Należy rozróżnić skutki jednolitego charakteru prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w postępowaniu o naruszenie tego prawa oraz w postępowaniu sprzeciwowym i w postępowaniu o unieważnienie przed OHIM.
Wyżej ustalono, że wyrok zakazujący używania znaku towarowego kolizyjnego ze wspólnotowym znakiem, chociaż w praktyce raczej wyjątkowo, może dotyczyć jedynie części terytorium UE. Istotne znaczenie w praktyce ma również zagadnienie aspektu terytorialnego w postępowaniu przed OHIM. Innymi słowy, jaki jest skutek bezwzględnych (art. 7 rozporządzenia nr 207/2009) i względnych (art. 8 rozporządzenia nr 207/2009) przeszkód rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Jak wiadomo, bezwzględne przeszkody automatycznie wykluczają rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, natomiast względne podstawy mogą stanowić uzasadnienie odmowy rejestracji w zależności od okoliczności.
Urząd w ramach Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) bada z urzędu zgłoszony znak towarowy z punktu widzenia bezwzględnych przeszkód rejestracji. Do odmowy udzielenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, że oznaczenie jest pozbawione, jako opisowe, zdolności odróżniającej z punktu widzenia odbiorców tylko w jednym państwie członkowskim (art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009)[25]. Odwrotnie, brak zdolności odróżniającej oznaczenia w świetle rozporządzenia nr 207/2009 nie jest podstawą odmowy rejestracji (unieważnienia prawa) krajowego znaku towarowego[26].
Jeżeli chodzi natomiast o względne przeszkody rejestracji, to OHIM bada kolizję zgłoszonego znaku towarowego ze znakiem wspólnotowym lub krajowym znakiem towarowym w postępowaniu sprzeciwowym oraz w postępowaniu o unieważnienie. Zasada art. 7 ust. 2 rozporządzenia rozciąga się per analogiam także na kolizję praw podmiotowych (art. 8 rozporządzenia)[27]. W rezultacie wcześniejsze prawo z rejestracji krajowego znaku towarowego wyłącza od ochrony wspólnotowe znaki towarowe w następstwie postępowania sprzeciwowego lub postępowania o unieważnienie.
W obydwu postępowaniach przed OHIM jest zatem zrealizowana zasada „wszystko albo nic”. Uprawniony może uzyskać ochronę na wspólnotowy znak towarowy przez rejestrację na całym terytorium UE bądź spotkać się z odmową takiej ochrony na tym terytorium. Wyłączona została możliwość udzielenia (utrzymania) prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego obejmującego jedynie część tego terytorium (np. jednego lub kilku państw członkowskich).
Tak samo jest uregulowana kolizja zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego z innym niż znak towarowy oznaczeniem o charakterze ponadlokalnym (art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009). To oznaczenie stanowi podstawę unieważnienia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jeżeli jest używane w działalności handlowej, ma zasięg większy niż lokalny, prawo do tego oznaczenia powinno być nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym to oznaczenie jest używane przed datą pierwszeństwa wspólnotowego znaku towarowego i uprawniony do tego oznaczenia ma możliwość zakazania używania znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem. Zrealizowanie tych przesłanek umożliwia skuteczne podważenie ważności prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego na całym terytorium UE. Natomiast brak choćby jednego z tych warunków pozwala zachować prawo zgodnie z zasadą jednolitości[28].
 
 
V. Podsumowanie
 
Przepis art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 ustanawia zasadę jednolitości wspólnotowego znaku towarowego. Jednolitość tego znaku (prawa z rejestracji) oznacza przede wszystkim, że nie jest to wiązka praw krajowych, lecz jednolite ponadnarodowe prawo podmiotowe. Obejmuje ono całe terytorium UE. Ochrona tego prawa podlega ograniczeniom wskazanym w przepisach rozporządzenia. Ograniczenia te dotyczą przede wszystkim aspektu terytorialnego.
W postępowaniu o naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wyrok wydany przez właściwy sąd krajowy wywiera skutki na całym terytorium UE. Wykonanie tego wyroku w innych państwach członkowskich wymaga jednak dokonania czynności określonych w rozporządzeniu nr 44/2001 Rady (WE) z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych[29].
Jednolity skutek prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w postępowaniu o naruszenie tego prawa, zgodnie z powołanym orzecznictwem TSUE, podlega ograniczeniu w płaszczyźnie terytorialnej w dwóch podstawowych przypadkach. Po pierwsze, gdy uprawniony domaga się w pozwie udzielenia ochrony jedynie w odniesieniu do terytorium niektórych państw członkowskich. Po drugie, gdy powód domaga się ochrony na całym terytorium Unii, a pozwany skutecznie przeprowadzi dowód, iż używanie wspólnotowego znaku towarowego lub znaku podobnego do niego nie wpływa negatywnie na funkcję wspólnotowego znaku na terytorium konkretnego państwa członkowskiego (państw członkowskich); przykładowo, gdy wspólnotowy znak towarowy jest uważany, w języku urzędowym państwa członkowskiego, z punktu widzenia modelowego, przeciętnego odbiorcy za określenie opisowe w stosunku do towarów (usług), do których się odnosi. Określenie zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy także z innych powodów może nie realizować funkcji właściwej znakom towarowym i tym samym, ze względu na brak negatywnego oddziaływania przez pozwanego, może prowadzić do ograniczenia terytorialnego zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego przez pozwanego.
Wymienione dwa przypadki ograniczenia zakresu terytorialnego zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego mogą być kwalifikowane jako szczególne względy odstąpienia od zakazu zaniechania przez sąd orzekający w sprawach o naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009).
Stanowisko TSUE dotyczące ograniczenia terytorialnego zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego aktualizuje zagadnienie rejestracji i ochrony krajowych znaków towarowych. Nasuwa się bowiem spostrzeżenie, że przedsiębiorca, zgłaszając wspólnotowy znak towarowy do OHIM, musi mieć świadomość, że na niektórych rynkach oznaczenie zgłoszone jako wspólnotowy znak towarowy nie będzie realizować funkcji właściwej znakom towarowym. To oznaczenie może bowiem być uważane za określenie opisujące cechy produktu lub też z innych powodów być pozbawione zdolności odróżniającej. W takiej sytuacji rozsądny przedsiębiorca zdecyduje się na inny wspólnotowy znak towarowy lub równolegle do wspólnotowego znaku towarowego obierze inne oznaczenie jako krajowy znak towarowy.
W postępowaniu przed OHIM jest w pełni realizowana jednolitość prawa i jednolitość jego ochrony. Do odmowy rejestracji tego znaku wystarczy bowiem istnienie bezwzględnej przeszkody rejestracji tylko w jednym państwie członkowskim, np. brak zdolności odróżniającej oznaczenia, w świetle percepcji potencjalnych odbiorców towarów (usług), pod tym znakiem. To samo dotyczy odpowiednio kolizji zgłoszenia wspólnotowego znaku z legitymującym się wcześniejszym pierwszeństwem prawem z rejestracji wspólnotowego lub krajowego znaku towarowego.
Nie ma zatem korelacji pomiędzy jednolitym prawem a jego ochroną na płaszczyźnie terytorialnej. Zapewnienie pełnej symetrii wymagałoby zmiany co najmniej orzecznictwa Trybunału i przyjęcie, że w każdym przypadku naruszenie prawa z rejestracji skutkuje wydaniem zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego na całym terytorium UE. Taka zmiana nie powinna jednak być rekomendowana. W razie bowiem takiej reorientacji stanowiska Trybunału właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego przyznawana byłaby ochrona także na tych obszarach, na których jego interesy gospodarcze nie byłyby zagrożone. Ponadto, pomijana byłaby różnorodność językowa i kulturalna społeczeństw tworzących UE, co jest niewątpliwie wielką wartością tej organizacji. Wreszcie skutkiem tej reorientacji orzecznictwa Trybunału byłaby dalsza redukcja znaczenia krajowych znaków towarowych, co niewątpliwie godziłoby w interesy przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.
Stanowisko TSUE dotyczące terytorialnego ograniczenia zakazu używania należy więc ocenić jako zasługujące na aprobatę. Wyważa ono bowiem w sposób należyty interesy właścicieli znaków towarowych i innych przedsiębiorców, nie przyznając nadmiernej ochrony wspólnotowym znakom towarowym, a zarazem respektując różnice językowe i kulturowe. Można również oczekiwać, że w przyszłości Trybunał zajmie takie samo stanowisko w odniesieniu do renomowanych znaków towarowych. Jeżeli powód będzie domagać się ochrony na całym terytorium Unii, a pozwany wykaże, że na terytorium określonego państwa (państw) nie są spełnione wymagane przesłanki, to zakaz nie będzie mógł być wydany w odniesieniu do tego obszaru.
Unitary character of a Community trade mark
(the principle and its territorial constraints)
The subject of this article is the unitary character of a community trade mark, the unitary protection of that right and the exceptions to this rule with regardto the issue of territoriality. The unitary character of a community trade mark (right inregistration) means, most of all, that it is based not on a cluster of national laws but on one unitary supranational legal right which covers the entire territory of the European Union. As a rule the protection of that right has a unitary character. However it is subject to restrictions provided for in the Regulation. They mainly relate to the aspect of territoriality, such as when the owner of the community right claims in a lawsuit the protection of that unitary right only with respectto the territory of certain Member States or when he claims such protection with respect to the entire territory of the EU and the defendant submits such proof of use of that community trade mark which shows no negative effect with respect to the functions of that community trade mark on the territory of a specific Member State.
Thus, there is no correlation between the unitary character of the right and the scope of its territorial protection. To ensure full symmetry would require at least a shift in the Court of Justice line of case law and the resolution that each case of the infringement of that right would result in the prohibition on use of the Community trade mark on the entire territory of the EU. The author does not recommend such a change as it would result in granting protection on such a territory where the economic interests of the owner of the Community trade mark would not be threatened. Furthermore such a shift would ignore the linguistic and cultural diversity of societies forming the EU.
Unlike in the infringement proceedings, in the registration proceedings before the OHIM, the rule of unitary protection of the right is in full effect. CTM application is to be rejected even if the absolute ground of refusal exists only on the territory of one of the Member States or even if there is a collision between the CTM applied for and a national trade mark registration.
 
 
Słowa kluczowe: jednolitość wspólnotowego znaku towarowego, jednolitość ochrony wspólnotowego znaku towarowego, ograniczenia terytorialne ochrony wspólnotowego znaku towarowego, funkcje wspólnotowego znaku towarowego, zakłócenie funkcji znaku towarowego
Keywords: unitary character of a Community trade mark, unitary character of protection of a Community trade mark, territorial cons-
traints on protection of a Community trade mark, functions of a Community trade mark, interference with trade mark functions

[1]W 2010 r. zgłoszono do OHIM 98 357 znaków towarowych, a zarejestrowano 87 561; w 2011 r. zgłoszono 105 922 znaków, a zarejestrowano 93 017; w 2012 r. zgłoszono 107 974 znaków, a zarejestrowano 92 453; w 2013 r. zgłoszono 114 491 znaków, a zarejestrowano 92 659; zob. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf (dostęp: 21.1.2014 r.).
 
[2]Dz.Urz. UE L 78, s. 1. Rozporządzenie nr 207/2009 zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i przy częściowo zmienionej numeracji przepisów zawiera w kwestiach będących przedmiotem analizy taką samą regulację jak rozporządzenie nr 40/94. To rozporządzenie operuje terminologią sprzed Traktatu lizbońskiego, w szczególności „Wspólnota” oraz „ wspólnotowy znak towarowy”. W tekście używam zamiennie z terminem „Wspólnota” określenia „Unia Europejska”.
 
[3]Dz.Urz. UE L 299, s. 25.
 
[4]Zob. charakterystykę podstawowych i szczególnych zasad wspólnotowego systemu znaków towarowych – R. Skubisz, [w:] Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, Kraków 2004, s. 49 i n.; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, [w:] System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 408–411; zob. także post. SN z 11.1.2007 r., II CSK 343/06, OSP 2008, nr 9, poz. 95 (z aprobującą glosą M. Kępińskiego). W zagranicznym piśmiennictwie zamiast wielu zob. A. von Mühlendahl, Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht, [w:] Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts. Festschrift für Gerhard Schricker zum 70 Geburtstag, München 2005, s. 853–855; A. von Mühlendahl, [w:] Concise European Trade Mark and Design Law, red. Ch. Gielen, V. von Bomhard, Alphen aan den Rijn 2011, s. 5–7; R. Knaak, Schranken der Einheitlichkeit im Gemeinschaftsmarkenrecht nach „Chronopost” und „Pago”, [w:] Festschrift für Joachim Bornkamm zum 65 Geburtstag, red. W. Büscher, W. Erdmann, M. Haedicke, H. Köhler, M. Loschelder, München 2014, s. 588–598; D. Schennen, [w:] Gemeinschaftsmarkenverordnung. Kommentar, red. G. Eisenführ, D. Schennen, Köln 2014, s. 32–60; J. Passa, Droit de la propriété in­dustrielle, t. 1, Paris 2009, s. 837–839.
 
[5]Zob. G. Eisenführ, J. Eberhardt, [w:] Gemeinschaftsmarkenverordnung..., s. 1487–
–1488.
 
[6]Zob. wyr. TSUE z 21.2.2013 r., C-561/11, Federation Cynologique Internationale v. Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza, pkt 37–39 oraz opinię rzecznika generalnego P. Mangozziego (w szczególności pkt 39–57), CURIA.
 
[7]Szerzej zob. J. Dudzik, M. Mazurek, Kolizja wcześniejszego prawa krajowego ze wspólnotowym znakiem towarowym (art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94), EPS 2009, nr 8, s. 20 i n. oraz cyt. tam lit. i orzecznictwo; A. von Mühlendahl, [w:] Concise..., s. 319–322.
 
[8]Nie oznacza to, że obecnie należy w każdym przypadku bezpośrednio odwoływać się do ustawodawstwa krajowego w dziedzinie prawa międzynarodowego prywatnego. Właściwą regulację w konkretnym stanie faktycznym mogą stanowić przepisy rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE L 199, s. 40) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L 177, s. 6 ze zm.). To rozporządzenie stosuje się także do jednolitych praw unijnych, w tym umów licencyjnych o używanie wspólnotowych znaków towarowych – zob. A. Nowicka, [w:] System..., s. 1531–1557; S. Sikorski, [w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red. P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2012, s. 413–414. Przykładowo, ma to znaczenie w przypadku legitymacji powoda – licencjobiorcy w postępowaniu o naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Powód powinien bowiem wykazać, że stosownie do regulacji prawa właściwego przysługuje mu legitymacja do wszczęcia postępowania, ponieważ jest on uprawniony do używania znaku na podstawie umowy licencyjnej (art. 22 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009).
 
[9]W sytuacji uregulowanej w art. 98 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 powód jest obowiązany ograniczyć swoje żądanie do terytorium pojedynczego państwa członkowskiego.
 
[10]Zob. wyr. TSUE z 14.12.2006 r., C-316/05, Nokia v. Wärdell, CURIA.
 
[11]Wyr. TSUE z 6.10.2009 r., C-301/07, CURIA.
 
[12]W sprawie C-301/07 rzecznik generalna E. Sharpstone wyraziła pogląd, zgodnie z którym „wspólnotowy znak towarowy podlega ochronie na całym terytorium Wspólnoty jako mający renomę we Wspólnocie w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (...) jeżeli cieszy się on renomą na istotnej części Wspólnoty” (pkt 40 opinii). W świetle tego poglądu znajomość znaku towarowego (renoma) na istotnej części terytorium UE (np. pojedynczego państwa członkowskiego) powinna uzasadniać ochronę na całym terytorium Unii.
 
[13]Zob. wyr. TSUE z 12.4.2011 r., C-235/09, DHL Express France SAS v. Chronopost SA, pkt 44, CURIA.
 
[14]Zob. wyr. TSUE z 12.4.2011 r., C-235/09, DHL Express France SAS v. Chronopost SA, pkt 46, CURIA.
 
[15]W sprawie funkcji znaku towarowego zamiast wielu zob. wyr. TSUE z 23.3.2010 r., C-236/08–C-238/08, Google France SARL, Google Inc., pkt 75 i cyt. tam orzecznictwo, CURIA.
 
[16]Zob. opinię rzecznik generalnej E. Sharpstone w sprawie C-301/07, pkt 50, CURIA.
 
[17]Zob. R. Knaak, Internationale Zuständigkeiten und Möglichkeiten des forum shopping in Gemeinschaftsmarkensachen. Auswirkungen der EuGH-Urteile Roche Niederlande und GAT/LUK auf das Gemeinschaftsmarkenrecht, GRUR Int. 2007, nr 4, s. 386 i cyt. tam orzecznictwo – autor zauważa, że w takich przypadkach, pomimo charakteru wspólnotowego tych znaków, w praktyce sądowej państw członkowskich, wnioski nie są sprecyzowane, czy chodzi o całe terytorium Unii, czy też tylko o państwo, do sądu którego wnosi o udzielenie ochrony. Według autora, „sądy właściwe w sprawach wspólnotowych znaków towarowych przyjmują wtedy, iż pozew dotyczy wyłącznie ich terytorium. Milcząco jest to uważane za dopuszczalne ograniczenie przedmiotu sporu”. Zob. także O. Sosnitza, Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschafts-
marke Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12. 4. 2011 – C-235/09 – DHL/Chronopost, GRUR 2011, s. 465.
 
[18]W wyr. TSUE z 25.10.2007 r., C-238/06 P, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. OHIM (CURIA) stwierdzono, że „nie tylko może się zdarzyć, że z uwagi na różnice językowe, kulturowe, społeczne i ekonomiczne między państwami członkowskimi znak towarowy, który jest pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do danych towarów lub usług w jednym państwie członkowskim, będzie miał charakter odróżniający lub nie będzie opisowy w innym państwie członkowskim (...) ale również, że znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego na poziomie Wspólnoty będzie miał taki charakter w jednym z jej państw członkowskich” (pkt 58); zob. także wyr. TSUE z 9.3.2006 r., C-421/04, Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA, CURIA.
 
[19]Zob. R. Knaak, Schranken..., s. 591–592.
 
[20]Zob. zamiast wielu wyr. TSUE z 20.3.2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion v. Sadas Vertbaudet SA, CURIA.
 
[21]Zob. również R. Knaak, Schranken..., s. 592.
 
[22]Zob. wyr. TSUE z 12.4.2011 r., C-235/09, DHL Express France SAS v. Chronopost SA, pkt 25, CURIA.
 
[23]Zob. wyr. TSUE z 14.9.1999 r., C-375/97, General Motors v. Yplon S.A., pkt 26, CURIA.
 
[24]Zob. R. Knaak, Schranken..., s. 594.
 
[25]Zob. zamiast wielu wyr. TSUE z 19.9.2002 r., C-104/00, DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. OHIM – Companyline, pkt 40, CURIA; G. Eisenführ, [w:] Gemeinschaftsmarkenverordnung..., s. 240–241 i cyt. tam orzecznictwo.
 
[26]Zob. wyr. TSUE z 9.3.2006 r., C-421/04, Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA, CURIA.
 
[27]Sąd UE w wyr. z 10.10.2006 r., T-172/05, Armacell Enterprise GmbH v. OHIM (CURIA) stwierdził, że „zasadę ustanowioną w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie rozporządzenia nr 207/2009 – R.S], w myśl której dla odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy, by bezwzględna podstawa odmowy rejestracji występowała tylko na części Wspólnoty, stosuje się przez analogię również do względnej podstawy rejestracji wymienionej w art. 8 ust. 1 rozporządzenia” (pkt 33 i cyt. tam orzecznictwo).
 
[28]Zob. wyr. Sądu UE: z 24.3.2009 r., T-318/06–T-321/06, Moreira da Fonseca v. OHIM – General Optica, pkt 32 , CURIA; z 21.10.2014 r., T-453/11, Gilbert Szajner v. OHIM, pkt 27,
CURIA, .
 
[29]Dz.Urz. L 12, s. 1.
 
Artykuł ukazał się w miesięczniku Państwo i Prawo 4/2015>>>