9 marca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego. W zakresie omawianych tu przepisów ustawa wejdzie w życie 30 czerwca 2023 r.
Czytaj: Więcej spraw do sądów rejonowych, awanse sędziów - zmiany w kpc>>
Wniosek o zabezpieczenie roszczeń to często pierwszy krok podejmowany przed sądem w sprawach własności intelektualnej. Wynika to ze specyfiki praw na dobrach niematerialnych, które zazwyczaj są ograniczone czasowo. Również ich żywotność rynkowa, a zatem i potrzeba ochrony, są często krótkotrwałe. Tę wrażliwość na czynnik czasu uwzględniają reguły postępowania zabezpieczającego, pozwalające uprawnionym z praw własności intelektualnej chronić je przez czas trwania procesu, do wydania ostatecznego rozstrzygnięcia. Uzyskanie tymczasowego zabezpieczenia roszczeń pozwala natychmiast wstrzymać stan naruszenia, przez co prawa własności intelektualnej nie doznają dalszego uszczerbku. Dzięki temu uprawnieni nie są narażeni na dalsze szkody majątkowe a w świadomości odbiorców nie utrwalają się negatywne skutki naruszenia.
Zobacz w LEX: Wszczęcie postępowania w sprawach własności intelektualnej - procedura krok po kroku >>
Ocena ryzyka unieważnienia prawa wyłącznego
Nowelizacja zmienia zasady oceny uprawdopodobnienia roszczeń. Dotychczas uprawniony musiał uprawdopodobnić, że prawo wyłączne, z którego wywodził roszczenie, np. patent czy prawo ochronne na znak towarowy, istnieje oraz, że doszło do jego naruszenia. Nowe przepisy nakazują uwzględnienie w ocenie uprawdopodobnienia roszczeń również prawdopodobieństwa unieważnienia prawa wyłącznego.
Zgodnie z nowym przepisem art. 730(1) par. 1(1)kpc: „W sprawach wymienionych w art. 47989 sąd w ramach oceny czy uprawdopodobniono roszczenie bierze pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu. Okoliczność tę ustala się w oparciu o informacje pochodzące od stron, chyba że jest ona znana sądowi z urzędu”.
Jeżeli zatem toczy się postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa wyłącznego, sąd musi wziąć tę okoliczność pod rozwagę przy orzekaniu w przedmiocie zabezpieczenia, oceniając prawdopodobieństwo takiego unieważnienia. Choć nie sprecyzowano tego w znowelizowanym przepisie, należy przyjąć, że prawo wyłączne, którego możliwość unieważnienia ma ocenić sąd, musi być tożsame z prawem, z którego wywodzone są roszczenia podlegające zabezpieczeniu.
Czytaj w LEX: Obowiązkowy udział fachowych pełnomocników w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej >>
Przepis wskazuje, że ryzyko unieważnienia prawa ma być ustalone w oparciu o informacje od stron postępowania, a więc nie tylko informacje zawarte we wniosku o zabezpieczenie przez uprawnionego, ale również informacje od obowiązanego, czyli potencjalnego naruszyciela. Takie sformułowanie jest konsekwencją zmiany charakteru postępowania zabezpieczającego, które po nowelizacji będzie miało co do zasady charakter kontradyktoryjny, o czym więcej poniżej.
Ustawodawca zobowiązuje uprawnionego do podania informacji dotyczącej postępowania unieważnieniowego we wniosku o zabezpieczenie. W myśl nowego art. 736 par. 5 kpc, jeżeli takie postępowanie toczyło się lub toczy, wnioskodawca musi poinformować o tym sąd albo oświadczyć, że nie ma wiedzy o takim postępowaniu (art. 1 pkt 88 ustawy nowelizującej). Wydaje się, że niepodanie takich będzie może być traktowane jako brak formalny uruchamiający procedurę z art. 130 lub 130(1a) kpc. Nowelizacja wprowadza zatem nowy wymóg formalny wniosku o zabezpieczenie.
Czytaj w LEX: Postępowanie w sprawach własności intelektualnej z perspektywy systemowej >>
Zażalenie pionowe
Art. 1 pkt 89 ustawy nowelizującej zmienia procedurę rozpoznawania zażalenia na postanowienie wydanego przez sąd I instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Od tej pory takie zażalenie ma rozpoznawać sąd II instancji (obecnie o zażaleniu rozstrzyga inny skład sądu I instancji). W przypadku spraw własności intelektualnej zażalenia na postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia będą rozpoznawane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie lub Sąd Apelacyjny w Poznaniu, według ich właściwości miejscowej dla odpowiedniego sądu okręgowego, przy czym w sprawach o naruszenie patentów i know-how właściwy będzie zawsze Sąd Apelacyjny w Warszawie. Jeżeli natomiast postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia wyda sąd II instancji, obowiązuje zażalenie poziome, tj. kierowane do innego składu tego samego sądu.
Wprowadzona zmiana wydaje się być odpowiedzią na głosy środowiska sugerujące, że rozpoznanie zażalenia na tak istotne orzeczenie, jak to w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń, powinno być dokonane przez wyższy szczeblem sąd. Ma to również zapobiec rozstrzygania o zażaleniu przez sędziów z tych samych wydziałów, co ci wydający postanowienia – nawet kosztem dłuższego czasu rozpoznania tych zażaleń spowodowanym obrotem międzyinstancyjnym.
Czytaj w LEX: Zabezpieczenie środka dowodowego obowiązującego wyłącznie w sprawach własności intelektualnej >>
Kontradyktoryjność postępowania zabezpieczającego
Nowa ustawa dodaje do kodeksu postępowania cywilnego art. 755 par. 2(2) kpc, który stanowi: „W sprawach wymienionych w art. 479(89) sąd udziela zabezpieczenia po wysłuchaniu obowiązanego, chyba że konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku. Nie dotyczy to sposobów zabezpieczenia w całości podlegających wykonaniu przez komornika albo polegających na ustanowieniu zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego”
Co do zasady postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej ma zatem mieć charakter kontradyktoryjny, a więc być prowadzone z udziałem obu stron. Sąd ma udzielić zabezpieczenia dopiero po wysłuchaniu obowiązanego.
To istotna zmiana względem dotychczasowej regulacji. W przeważającej większości spraw o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej (poza sprawami patentowymi) sądy orzekały dotychczas ex parte, a więc bez udziału obowiązanego. Pozwalało to budować strategie oparte o efekt zaskoczenia, gdyż naruszyciel dowiadywał się o zabezpieczeniu już po jego udzieleniu, często dopiero w momencie przystąpienia przez komornika do czynności zajęcia naruszających towarów.
Z drugiej strony obrona przez ewentualnym zabezpieczeniem wiązała się z koniecznością monitorowania sądów, jak również wykorzystywania narzędzi znanych z systemów prawnych innych państw takich jak listy ochronne (zaporowe). Jako że listy takie nie mają swojej regulacji w polskiej procedurze cywilnej, praktyka sądów związana z ich rozpoznawaniem, doręczaniem wnioskodawcy i uwzględnianiem zawartej w nich argumentacji wykazywała wiele różnic.
Czytaj w LEX: Postępowanie dowodowe w ramach postępowania odrębnego z zakresu własności intelektualnej >>
Wyjątki do zasady kontradyktoryjności
Wprowadzana nowelizacją zasada kontradyktoryjności będzie miała kilka wyjątków. Po pierwsze sąd może uznać, że konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku i wówczas wysłuchanie obowiązanego nie będzie konieczne. Po drugie, sąd będzie mógł rozstrzygnąć wniosek o zabezpieczenie w procedurze ex parte, gdy sposób zabezpieczenia, o który wnosi uprawniony będzie podlegał w całości wykonaniu przez komornika. W sprawach własności intelektualnej będzie to dotyczyło głównie zajęcia naruszających towarów.
Z uwagi na użycie we wskazanym przepisie sformułowania „w całości” możliwa jest interpretacja, że rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie ex parte będzie możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie sposoby zabezpieczenia we wniosku będą podlegały wykonaniu przez komornika sądowego. Dotychczasowa praktyka w sprawach własności intelektualnej obejmowała zazwyczaj żądanie zabezpieczenia na dwojaki sposób: poprzez zakazanie przeciwnikowi naruszeń na czas procesu oraz poprzez zajęcie naruszających towarów.
W świetle nowego art. 755 par. 22kpc taka praktyka może skutkować obowiązkiem wysłuchania przez sąd obowiązanego. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wskazuje się równocześnie, że nawet w braku obligatoryjnego udziału obowiązanego w sprawie o zabezpieczenie sąd może skorzystać przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu z instytucji przewidzianej w art. 148 par. 2 kpc, który zezwala sądowi skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę.
Wprowadzone zmiany uzasadniono koniecznością przeciwdziałania częstemu zjawisku nadużywania instytucji zabezpieczenia roszczeń, które powoduje ryzyko wyeliminowania konkurencji i uzyskiwania nieuczciwych korzyści z niesłusznie udzielonego zabezpieczenia.
Pilność jako nowa przesłanka
Kolejną istotną dla spraw własności intelektualnej zmianą jest wprowadzenie tak zwanej przesłanki pilności. Ustawodawca chce, by możliwość wniesienia wniosku o zabezpieczenie w sprawach IP była ograniczona do 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego (art. 755 par. 23 kpc). Jeżeli wniosek zostanie złożony po przekroczeniu tego terminu, sąd ma go oddalić.
Niektóre sądy własności intelektualnej w swojej praktyce orzeczniczej przyjmowały już 6-miesięczny cenzus czasowy pozwalający skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczeń. Uznawano, że złożenie wniosku po upływie 6 miesięcy od momentu, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu powoduje brak interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Wprowadzenie takiej przesłanki do kodeksu ujednolici praktykę sądów.
Czas 6 miesięcy od momentu pozyskania wiedzy o naruszeniu to stosunkowo niedługi okres, co powinno zmobilizować przedsiębiorców do szybkiego reagowania na przypadki wkroczenia w ich prawa wyłączne. Równocześnie wprowadzenie wymogu pilności będzie wymagało podjęcia zdecydowanych i szybszych działań przez pełnomocników, w szczególności z uwagi na konieczność przygotowania często rozbudowanego materiału dowodowego do wniosku o zabezpieczenie.
Otwartą kwestią pozostaje sposób liczenia okresu 6 miesięcy dla spraw, w których uprawniony dowiedział się o naruszeniu przed wejściem w życie ustawy, ale wniosek o zabezpieczenie będzie składał już pod rządami nowej procedury. Nie można wykluczyć interpretacji, że początek biegu 6-miesięcznego terminu może przypadać na moment przed wejściem w życie ustawy. Ostrożnościowo, wymóg pilności należy zatem uwzględniać już teraz, planując strategię procesową w sprawach własności intelektualnej.
Autorki:
Marta Koremba, partner w praktyce prawa własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird
Julia Kostrzewa, junior associate w praktyce prawa własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird
