Znak towarowy, jako oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, to wizytówka firmy. Często jest podstawą budowania wizerunki marki. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca chciałby przenieść prawo ochronne dla znaku towarowego na inny podmiot i wykorzystać renomę znaku towarowego w innej firmie? Podkreślić należy, iż przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Przeniesienie własności znaku towarowego powoduje, że nabywca uzyskuje pełnię możliwości związanych z wykorzystywaniem znaku towarowego.

Podstawa  prawna zbycia znaku

Podstawą prawną do zbycia prawa ochronnego do znaku towarowego jest art. 162 ustawy prawo własności przemysłowej (dalej: „pwp”). Zastosowanie mają też przepisy Kodeku cywilnego (dalej: „kc”). Przejście prawa do znaku towarowego, na podstawie przepisów kc oraz pwp może nastąpić wraz z przedsiębiorstwem, jego częścią lub samodzielnie.

 


 

Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy następuje na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o wniesienie aportu do spółki. Wskazać trzeba, iż przenoszone prawo może być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, takimi jak użytkowanie i zastaw zwykły oraz rejestrowy (T. Szymanek, Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Warszawa 1995, s. 13; U. Promińska w: Prawo własności przemysłowej, s. 249). Umowa zbycia prawa ochronnego na znak towarowy jest podstawą przeniesienia tego prawa. Jak wskazał WSA w Warszawie: Rejestracja umowy dotyczącej przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy wywołuje jej skuteczność wobec osób trzecich, ale nie stanowi przedmiotowo istotnej przesłanki przeniesienia praw (wyrok WSA z dn. 19 listopada 2008 r., VIII SA/Wa 373/08)>>.

O czym należy pamiętać

Zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie zachodzi możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Umowa sprzedaży posiada moc obowiązującą od chwili jej zawarcia i od tego momentu wywiera skutek w stosunku do stron tejże umowy. Natomiast art. 118 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 3 pwp. reguluje chwilę, z którą przeniesienie prawa z rejestracji staje się skuteczne wobec osób trzecich. Wymaga to dopełnienia kilku czynności. By przeniesienie prawa z rejestracji stało się skuteczne wobec osób trzecich, wcześniej między zbywcą a nabywcą musi dojść do czynności prawnej w tym przedmiocie (Wyrok SA w Katowicach z 29 grudnia 2006 r., I ACa 800/06). Skutek wobec osób trzecich wystąpi więc w późniejszym czasie – w momencie wpisu zmiany właściciela praw we właściwym rejestrze. Następuje to na wniosek uprawnionego do nabytego prawa ochronnego. Zmianę taką można zgłosić osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być, z nielicznymi wyjątkami, rzecznik patentowy, radca prawny lub adwokat. Podkreślenia wymaga, że przed dokonaniem wpisu nabywca nie może wykonywać swojego prawa, a więc, m.in. nie może dochodzić odszkodowań za naruszenie praw wynikających z posiadania prawa do znaku towarowego.

Czytaj: Nowe przepisy ułatwią ochronę znaków towarowych >>

Ustawodawca nie określił trybu zbycia prawa do znaku towarowego ani szczegółowych praw i obowiązków stron umowy. Powoduje to liczne problemy, szczególnie gdy nabywca korzysta z renomy uzyskanej w związku z działalnością przedsiębiorcy, który dokonuje zbycia, a korzystanie ze znaku towarowego nie jest zgodne z wolą zbywcy.

 


Autorskie prawa majątkowe

Jeszcze inną kwestią są autorskie prawa majątkowe do znaku towarowego. Za każdym razem, przed podpisaniem umowy zbycia prawa ochronnego do znaku towarowego – niezależnie od formy, w jakiej następuje przeniesie tego prawa należy zbadać, czy zbywca posiada te prawa majątkowe i w jakim zakresie.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 2001 r. (II CKN 1323/00, wyrok SN z  12 kwietnia 2001 r.), który cały czas jest aktualny: Wpis w rejestrze znaków towarowych o zmianie uprawnionego z rejestracji i poprzedzające go czynności Urzędu Patentowego nie usuwają wadliwości formy umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Oznacza to, iż należy zwrócić szczególną uwagę na formę zawarcia umowy oraz znajdujące się w niej postanowienia.

Umowa na przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wyjątkiem mogą być szczególne przypadki, gdy dla zbycia prawa ochronnego na znak towarowy, jako elementu większej całości, potrzebne może być spełnienie innej formy szczególnej, np. z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ze względu na  pobieżną regulację ustawową, w umowie powinny się znaleźć dokładne zapisy dotyczące wzajemnych praw i obowiązków. Powinna ona m.in. określać poszczególne elementy znaku towarowego, wskazywać na specyfikację ochrony oraz zakres przenoszonego prawa (tzn. czy jest to umowa sprzedaży pełna czy niepełna), określić terminy, postanowienia dotyczące odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy oraz inne niezbędne elementy. 

Istotnym z praktycznego punktu widzenia elementem umowy zbycia prawa do znaku towarowego będzie także zawarcie w niej informacji o tym czy na dane prawo udzielono licencji. Należy pamiętać, iż przeniesienie prawa ochronnego związane jest z tym, że licencja jest skuteczna względem następcy prawnego.

W każdym przypadku należy dokładnie przemyśleć formę przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy oraz określenia zobowiązań stron transakcji.

Dr Anna Stasiak-Apelska, lider Praktyki Własności Intelektualnej w kancelarii Ożóg Tomczykowski