Zino Davidoff Spółka Akcyjna z siedzibą w Szwajcarii złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Urzędu Patentowego ze stycznia 2011 r. . Urząd bowiem oddalił jej sprzeciw w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Silver SHOW udzielonego na rzecz Marka A. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Factory z siedzibą w K. Skarżąca spółka produkuje perfumy pod nazwą Silver Shadow.

Davidoff: znak jest mylący
Zdaniem skarżącej spółki, używanie znaku Silver SHOW przez konkurenta ma charakter mylący i powoduje wśród odbiorców ryzyko skojarzenia z wcześniejszymi znakami wnoszącej sprzeciw takimi jak Silver Shadow, używanymi do oznaczania towarów  perfumeryjnych. Sytuacja taka może sugerować, iż istnieją powiązania pomiędzy uprawnionym a wnoszącą sprzeciw, co nie jest zgodne prawdą. Podobieństwo znaku sporego do znaków przeciwstawionych obejmuje towary do oznaczania których zostały oznaczone, gdyż w obydwu przypadkach mamy do czynienia z towarami zawartymi w klasie 3, którymi są wyroby perfumeryjne. Zatem, towary są identyczne, identyczny jest także krąg odbiorców, przeznaczenie oraz warunki zbytu tych towarów. Jednak cena obu tych perfum jest odmienna; produkty Silver Show kosztują ok. 24 - 29 zł, a Silver Shadow - ok. 200 zł.
Sąd I instancji stwierdził, że w orzecznictwie wypracowano kilka kryteriów oceny podobieństwa znaków towarów. Podkreśla się w nim konieczność dokonywania całościowej oceny podobieństwa. Ocena ta, dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej, powinna opierać się na całościowym wrażeniu wywoływanym przez porównywane znaki, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów o dystynktywnym i dominującym charakterze. Ponadto, w orzecznictwie wspólnotowym podkreśla się, iż całościowa ocena podobieństwa znaków, dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej oraz konceptualnej, winna uwzględniać ogół czynników istotnych w danej sprawie, w tym w szczególności stopień uwagi przeciętnego konsumenta, który winien być postrzegany jako osoba należycie poinformowana, uważna i rozsądna. Całościowa ocena podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi winna uwzględniać istnienie podobnych i dystynktywnych elementów spornych oznaczeń oraz to, w jakim stopniu elementy te przykuwają uwagę przeciętnego odbiorcy. Zdaniem WSA, Urząd Patentowy dokonał właściwej oceny. Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 prawo własności przemysłowej wyłącza z rejestracji znaki towarowe identyczne lub podobne do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych. Ponadto - jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. W tej sprawie nie zachodzi takie ryzyko.

WSA: prawidłowe rozstrzygnięcie
Z punktu widzenia wizualnego pierwsze słowo spornego i przeciwstawionych oznaczeń to znaczy SILVER jest jednakowe. Drugie tzn. słowo "SHADOW" i "SHOW" mają elementy wspólne, gdyż znajdują się i kończą identycznie , przy czym słowo SHOW zawarte w oznaczeniu objętym zgłoszeniem jest słowem krótszym niż "shadow" i w całości się w nim zawiera. Jednak jest różnica znaczeniowa pomiędzy obydwoma słowami ("srebrny cień", "srebrny pokaz/widowisko"). Zdaniem Urzędu Patentowego znaki te różnią się w każdej z trzech warstw, elementem wiodącym jest drugie ze słów. Natomiast element "SILVER" jest elementem wielu innych znaków, w tym do oznaczenia towarów kosmetycznych. Zdaniem WSA, stanowisko organu jest prawidłowe. Należy zaakcentować, że znak sporny i przeciwstawione są słownymi znakami pozbawionymi jakiegokolwiek szczególnego charakteru graficznego czy figuratywnego, co musiało zostać uwzględnione przy całościowej ocenie podobieństwa oznaczeń - uzasadnił WSA.

NSA: silver to powszechna nazwa
Od tego wyroku szwajcarski producent odwołał się do NSA. Jego zdaniem doszło do naruszenia ustawy o znakach towarowych. Zdaniem skarżącej spółki Marek A. działał w złej wierze, gdyż zarejestrował swój znak wiedząc, że Silver Shedow ma ugruntowana renomę na polskim rynku.
NSA w wyroku z 3 września br. oddalił skargę kasacyjną. W opinii sądu takie słowa w nazwach kosmetyków jak RIVER, SHEDOW, Water, SHAW funkcjonują powszechnie. Potencjalny konsument nie może pomylić dwóch rozpatrywanych znaków, gdyż mają one inne znaczenie i brzmienie. Jeżeli jednak skarżąca spółka uważa, że konkurent narusza zasady uczciwej konkurencji, to może złożyć pozew do sadu powszechnego - zaznaczyła sędzia sprawozdawca. - Nie ma w tej sprawie znaczenia, jak działa znak w obrocie, ale czy posiada elementy istotnie odróżniające.

Sygnatura akt  II GSK 730/12, II GSK 912/12, wyroki z 3 wrzesnia 2013 r.