Łukasz Żelechowski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski
Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (cz. I)
Artykuł pochodzi z miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego 5/2015>>>
Artykuł pochodzi z miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego 5/2015>>>
Artykuł 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych[1] ustanawia unijny standard dotyczący jednego z zasadniczych zagadnień konstrukcyjnych w prawie znaków towarowych, tj. zakresu wyłącznego i bezwzględnego prawa podmiotowego do zarejestrowanego znaku towarowego. Wykładnia zawartych w art. 5 dyrektywy 2008/95/WE norm dotyczących poszczególnych postaci naruszenia prawa do znaku towarowego od lat jest jednym z najczęściej podejmowanych wątków w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w odniesieniu do prawa znaków towarowych. W orzecznictwie tym ukształtował się test negatywnego wpływu lub możliwości powstania negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, będący jedną z przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego o kluczowym jednak znaczeniu. Koncepcja ta jest przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie, a także źródłem wielu dylematów w toku trwających prac nad reformą prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej. W pierwszej części niniejszego artykułu zostanie przeprowadzona analiza ewolucji, która doprowadziła do wykształcenia się w orzecznictwie TS tej koncepcji. Będzie to stanowić niezbędną podstawę jej oceny w drugiej części artykułu.
I. Uwagi wstępne
Konstrukcja określana mianem podejścia funkcjonalnego (ang. functional approach[2]) lubteorii (doktryny) funkcji (ang. functions theory[3], niem. Funktionenlehre[4]) stanowi wytwór orzecznictwa TS i nie wynika literalnie z norm zawartych w dyrektywie 2008/95/WE, której przepisy wdrożone zostały w ustawie – Prawo własności przemysłowej[5], oraz rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[6] (wszystkie wyróżn. – Ł.Ż.). Teoria funkcji została sformułowana przede wszystkim w odniesieniu do przypadku naruszenia zachodzącego w warunkach tzw. podwójnej identyczności, tj. sytuacji, w której zarówno znak towarowy uprawnionego, jak i oznaczenie używane przez osobę trzecią (potencjalnego naruszyciela) są identyczne, a także identyczne są towary (usługi), dla których obydwa porównywane oznaczenia są przeznaczone (por. art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE, art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 207/2009). Jak zostanie to wywiedzione w dalszej części tego artykułu, powyższa konstrukcja odnoszona jest jednak w orzecznictwie TS do wszystkich postaci naruszeń prawa do znaku towarowego, a więc zarówno naruszeń związanych z wystąpieniem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów lub usług w granicach podobieństwa oznaczeń i towarów lub usług (art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE, art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009), jak i naruszeń związanych z tzw. rozszerzoną ochroną znaków renomowanych (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 207/2009), chociaż w tych przypadkach znaczenie omawianej konstrukcji przejawia się inaczej niż przy naruszeniach związanych z podwójną identycznością (zob. pkt VI. poniżej). Należy też dodać, że ani dyrektywa 2008/95/WE, ani art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 nie określają w sposób syntetyczny pozytywnej sfery wyłączności wynikającej z rejestracji znaku towarowego, a skupiają się na określeniu sfery negatywnej tego prawa, a więc sfery zakazowej dla osób trzecich[7]. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są przepisy wyżej wskazanych aktów unijnych oraz ich wykładnia dokonana przez TS, która nie powinna pozostawać bez wpływu na wykładnię i stosowanie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej.
Problem teorii funkcji jest w chwili obecnej jednym z najważniejszych i najgoręcej dyskutowanych zagadnień w ramach trwającej reformy prawa znaków towarowych w UE. Zaznacza się istotna polaryzacja stanowisk – z jednej strony – zwolenników dotychczasowego dorobku orzeczniczego TS dotyczącego teorii funkcji oraz – z drugiej strony – krytyków tego dorobku wskazujących na nadmierne rozszerzanie zakresu praw do znaków towarowych kosztem swobody wypowiedzi oraz swobody konkurencji.
Zamierzeniem artykułu nie jest szczegółowa analiza orzecznictwa TS i rozważanie stanów faktycznych, które stanowiły tło dla kolejnych pytań prejudycjalnych kierowanych do TS przez sądy krajowe. Celem jest natomiast próba uchwycenia w pierwszej części artykułu wynikającej z tego orzecznictwa ewolucji podejścia do problemu konstrukcyjnego, jakim jest ukształtowanie zakresu (przedmiotowego) bezwzględnego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego[8] w świetle dyrektywy 2008/95/WE oraz rozporządzenia nr 207/2009. Druga część artykułu poświęcona jest ocenie wykształconej w tym zakresie w orzecznictwie TS teorii funkcji.
II. Funkcje znaku towarowego a zakres prawa do znaku towarowego – stan przed ukształtowaniem się teorii funkcji
Paradoksem jest, że o ile funkcje znaku towarowego od lat są jednym z podstawowych pojęć z zakresu prawa znaków towarowych, o tyle stanowią one w zasadzie jedynie termin języka prawniczego, który jest często używany w wypowiedziach doktryny[9] oraz orzecznictwa, chociaż żaden z przepisów ani dyrektywy 2008/95/WE, ani rozporządzenia nr 207/2009 nie odwołuje się do którejkolwiek z funkcji znaku towarowego. Jedynie motyw 11 dyrektywy 2008/95/WE odwołuje się do najważniejszej funkcji znaku towarowego, określając ją jako funkcję „wskazania pochodzenia”, i podkreśla potrzebę szczególnej jej ochrony.
Przez funkcje znaku towarowego rozumie się całokształt oddziaływań znaku towarowego w obrocie gospodarczym[10]. Według tradycyjnego ujęcia katalog funkcji znaku towarowego obejmuje: funkcję oznaczenia pochodzenia, która jest funkcją podstawową znaku towarowego, funkcję jakościową oraz funkcję reklamową. Obecnie w orzecznictwie TS wymieniane są też funkcje komunikacyjna oraz inwestycyjna.
Trybunał Sprawiedliwości definiuje funkcję podstawową znaku towarowego jako gwarancję wobec konsumenta (lub innego końcowego odbiorcy towaru) tożsamości pochodzenia towaru oznaczonego danym znakiem towarowym przez umożliwienie mu, bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, odróżnienia tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie. Pełniąc tę funkcję, znak towarowy stanowi gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość[11]. Ze względu na okoliczność, że przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest teoria funkcji wykształcona w orzecznictwie TS, w dalszej części rozważań funkcja podstawowa znaku towarowego będzie rozumiana zgodnie z wyżej przedstawionym ujęciem i dla jej określenia używany będzie termin „funkcja oznaczenia pochodzenia”. Poza ramami artykułu pozostanie natomiast rozważanie znanych dylematów dotyczących utraty czołowej pozycji przez funkcję oznaczenia pochodzenia na rzecz funkcji odróżniającej. Krótko można wskazać, że istotnie funkcja oznaczenia pochodzenia w swoim tradycyjnym ujęciu umożliwiającym nabywcom powiązanie określonego znaku towarowego z konkretnym przedsiębiorstwem nie jest już we współczesnych warunkach obrotu pełniona przez znaczną liczbę znaków towarowych, przede wszystkim wskutek powszechnego obierania przez przedsiębiorców na znaki towarowe oznaczeń fantazyjnych, niepokrywających się z firmą uprawnionego albo ze względu na szerokie współuczestnictwo przedsiębiorców w zakresie używania znaków towarowych (np. w ramach struktur holdingowych). Dlatego podstawowej funkcji znaku towarowego upatruje się w funkcji odróżniającej, tj. w samej zdolności znaku do odróżniania (wyróżniania) towarów na rynku na tle innych towarów[12]. Należy jednak zauważyć, że także obecnie odróżnianie towarów przez znak towarowy odbywa się przy uwzględnieniu kryterium komercyjnego pochodzenia towarów, chociaż kryterium to należy współcześnie ujmować znacznie szerzej. Chodzi o gwarancję tożsamości komercyjnego pochodzenia towaru z pewnego źródła, którego odrębność nabywcy dostrzegają, nawet jeżeli percypując znak towarowy, nie potrafią bezpośrednio zidentyfikować tego źródła. Dlatego funkcję odróżniania towarów na podstawie kryterium pochodzenia komercyjnego można określić jako zjawisko jednolite[13], natomiast terminologicznie można pozostać przy pojęciu funkcji oznaczenia pochodzenia, zastrzegając konieczność szerszego jej rozumienia niż według ujęcia tradycyjnego.
Wśród pozostałych funkcji znaku towarowego dobrze znane w doktrynie są funkcje jakościowa i reklamowa[14]. Pierwsza z nich – funkcja jakościowa – polega na tym, że znak towarowy przekazuje informację o cechach jakościowych towarów nim oznaczonych. Aby znak towarowy mógł spełniać tę funkcję, konieczne jest, żeby jego wcześniejsze używanie doprowadziło do wykształcenia się u klienteli przyzwyczajenia, że towary z tym znakiem cechują się określoną, stałą jakością. Dla spełniania przez znak tej funkcji niezbędne jest zatem ukształtowanie się pozytywnych doświadczeń nabywców towarów lub usług oznaczonych danym znakiem towarowym, czego skutkiem jest powstanie określonych oczekiwań co do stałego poziomu jakości towarów z tym znakiem (dlatego bywa ona zwana funkcją gwarancyjną lub funkcją ochrony zaufania nabywców towarów). Istotę tej funkcji trafnie oddaje stwierdzenie, że jest ona przesunięta w czasie w stosunku do funkcji oznaczenia pochodzenia[15]. Natomiast funkcja reklamowa (sugestywna) polega na spełnianiu przez znak towarowy roli elementu promującego towar. Według TS uprawniony do znaku, korzystając z tej funkcji, ma na celu „wykorzystanie swego znaku w celach reklamowych, aby dostarczyć konsumentowi informacji na temat swych towarów lub usług i przekonać go do ich zakupu”[16]. Funkcja ta jest wyrazem siły atrakcyjnej znaku towarowego przyciągającej klienta do towaru. Podobnie jak funkcja jakościowa, tak i funkcja reklamowa nie wynika z samej istoty znaku towarowego i jej pełnienie przez określony znak towarowy wymaga odpowiednich zabiegów uprawnionego.
W orzecznictwie TS wyraźnie zostały wskazane 2 dalsze funkcje znaku towarowego – komunikacyjna i inwestycyjna, a jednocześnie katalog funkcji został uznany przez TS za otwarty[17].
Jeżeli chodzi o funkcję komunikacyjną, to TS nie wyjaśnił dotąd, jak ją rozumie oraz jak miałby się kształtować zakres jej ochrony[18]. W doktrynie funkcja komunikacyjna znaku towarowego ujmowana jest jako ogólna zdolność znaku towarowego do wywoływania określonych wyobrażeń klienteli o towarze. Łączy ona więc w sobie 3 omówione wyżej funkcje, gdyż objęte są nią wyobrażenia klienteli powstające w ramach każdej ze wspomnianych 3 funkcji szczegółowych (tj. o źródle pochodzenia towaru, o jakości towarów, o sile atrakcyjnej znaku). W konsekwencji funkcję komunikacyjną można uznać za nadrzędną nad 3 wskazanymi funkcjami[19].
Funkcja inwestycyjna znaku towarowego natomiast ma polegać, w świetle orzecznictwa TS, na stosowaniu znaku towarowego przez uprawnionego w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów. Zakłócenie możliwości stosowania znaku towarowego w powyższych celach ma stanowić naruszenie tej funkcji[20], co jest dość niejasną formułą. Niejasno przedstawia się także relacja między tą funkcją a funkcją reklamową znaku towarowego, o czym będzie jeszcze mowa w drugiej części tego artykułu.
Chcąc uwypuklić w niniejszych rozważaniach problem zależności między funkcjami znaku towarowego oraz konstrukcją zakresu prawa ochronnego, należy wskazać, że tradycyjnie jest ona ujmowana w ten sposób, iż fakt wyodrębnienia określonej funkcji znaku towarowego, którą znak może pełnić w obrocie, nie przesądza automatycznie o nadaniu jej ochrony prawnej w granicach treści bezwzględnego prawa podmiotowego do znaku towarowego.
Wśród gospodarczych funkcji znaków towarowych, a więc takich, które znak towarowy faktycznie pełni w obrocie niezależnie od tego, czy przysługuje im ochrona prawna, należy wyodrębnić funkcje, które podlegają ochronie na podstawie przepisów ustaw z zakresu prawa znaków towarowych i w związku z tym można je uznać za prawnie chronione (zabezpieczone) funkcje znaku towarowego, oraz takie funkcje, które pozostają funkcjami „czysto” gospodarczymi[21]. Fakt gospodarczego wyodrębnienia oraz doniosłość określonej funkcji może natomiast stanowić punkt wyjścia dla ustawodawcy do podjęcia decyzji o objęciu jej prawną ochroną na podstawie ustaw szczegółowych z zakresu prawa znaków towarowych[22]. W braku takiej decyzji dana funkcja podlega tylko ochronie pośredniej, tj. jedynie przy okazji ochrony funkcji prawnie chronionych. Należy przy tym zastrzec, że według powyższego ujęcia przez prawną ochronę funkcji znaku towarowego należy rozumieć ochronę przyznaną przez ustawodawstwo szczegółowe z zakresu prawa znaków towarowych takie jak polska ustawa – Prawo własności przemysłowej. Nie jest natomiast wykluczone ewentualne poszukiwanie samodzielnej ochrony „czysto” gospodarczych funkcji znaku towarowego na podstawie przepisów prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub ogólnego prawa cywilnego.
O ile prawna ochrona podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. funkcji oznaczenia pochodzenia, jest immanentnie wpisana w system ochrony prawa znaków towarowych, o tyle podniesienie innych funkcji do rangi funkcji prawnie chronionych jest już wynikiem ewolucji zakresu prawa do znaku towarowego.
Uprzedzając szersze odniesienie się do powyższego problemu w dalszej części artykułu, ograniczę się tu do uwagi, że w UE istotną i wyraźną zmianę w zakresie samodzielnej ochrony funkcji innych niż funkcja oznaczenia pochodzenia w przypadkach naruszeń prawa do zarejestrowanego znaku towarowego wprowadził art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG[23], a następnie dyrektywy 2008/95/WE (wdrożony w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.[24]). Przepis ten przewiduje fakultatywny standard tzw. rozszerzonej ochrony znaków renomowanych, umożliwiający jej udzielenie nawet w razie braku ryzyka wprowadzenia w błąd i poza granicami podobieństwa towarów. Przepis ten nie stwierdza jednak expressis verbis, jakie funkcje podlegają ochronie, lecz na podstawie analizy uregulowanych w nim postaci naruszenia można wyprowadzić wniosek, że przyznaje on samodzielną ochronę też innym funkcjom niż funkcja oznaczenia pochodzenia, zwłaszcza funkcji reklamowej[25]. Orzecznictwo TS poszło jednak w kierunku jeszcze bardziej rozszerzającym zakres prawa do znaku towarowego, przyznając samodzielną ochronę również innym funkcjom niż funkcja oznaczenia pochodzenia w określonym w art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE przypadku naruszenia zachodzącym w warunkach tzw. podwójnej identyczności, mimo braku jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości podstawy normatywnej w tym zakresie. Kwestia ta stanowi centralny punkt zainteresowania w niniejszym artykule.
III. Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego – tradycyjne ujęcie
Według tradycyjnego ujęcia o naruszeniu prawa do znaku towarowego można mówić jedynie wówczas, gdy używanie oznaczenia przez osobę trzecią (tj. potencjalnego naruszyciela) jest podejmowane w celu odróżniania własnych towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw ze względu na kryterium pochodzenia; w tym przypadku chodzi więc o używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Jest to używanie zgodne z funkcją podstawową znaku towarowego. O tradycyjnym ujęciu tej przesłanki warto wspomnieć przed przejściem do omówienia ewolucji orzecznictwa TS prowadzącej do wykształcenia się teorii funkcji. Zgodnie z tym ujęciem przypadki użycia oznaczenia w innym celu – przykładowo – w celu referencyjnym (np. odniesienie się do towarów z cudzym znakiem towarowym w celu porównania ich właściwości z własnymi towarami w reklamie porównawczej) lub dekoracyjnym (np. użycie cudzego znaku towarowego wyłącznie w funkcji elementu dekoracji własnego towaru), nie stanowią używania oznaczenia w celu odróżniania towarów i usług oraz nie mogłyby zostać zakazane na podstawie przepisów dotyczących praw wyłącznych do znaków towarowych, chociażby zostały podjęte w obrocie gospodarczym. Ewentualnej ochrony przed takimi działaniami można byłoby poszukiwać na podstawie przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Należy podkreślić, że dyrektywa 2008/95/WE nie rezygnuje z przesłanki, którą można ująć jako używanie oznaczenia w celu odróżniania towarów i usług. Ustęp 5 art. 5 dyrektywy 2008/95/WE przewiduje, że ust. 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. Oznacza to, że zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE przypadki użycia oznaczenia przez osobę trzecią w celu innym niż odróżnianie towarów lub usług pozostają poza zakresem harmonizacji ustawodawstw dotyczącej określenia sfery wyłączności przyznanej uprawnionemu do zarejestrowanego znaku towarowego na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95/WE. Należy jednak zaznaczyć, że pojęcie używania znaku towarowego przez osobę trzecią na potrzeby zastosowania art. 5 dyrektywy 2008/95/WE uległo rozszerzeniu w orzecznictwie TS poza granice opisanej wyżej tradycyjnej koncepcji używania w charakterze znaku towarowego, o czym będzie szerzej mowa w dalszej części artykułu (zob. pkt V.).
IV. Teoria funkcji i jej zastosowanie w przypadku tzw. podwójnej identyczności (art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE)
Motyw 11 dyrektywy 2008/95/WE stanowi, że ochrona w przypadku podwójnej identyczności ma charakter absolutny. Znaczenie tej formuły nie było jasne już od początku obowiązywania dyrektywy 89/104/EWG (poprzedzającej dyrektywę 2008/95/WE), w szczególności w świetle różnych wcześniejszych tradycji w kontynentalnych porządkach prawnych dotyczących określenia zakresu prawa do znaku towarowego. W prawie niemieckim tradycyjnie ochrona znaków towarowych za pomocą konstrukcji prawa wyłącznego przewidywała jedynie ochronę przed ryzykiem wprowadzenia w błąd w granicach podobieństwa oznaczeń i towarów (zasada specjalizacji) i wymagała użycia przez osobę kolidującego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. W modelu tym ochrona przed ryzykiem wprowadzenia w błąd w warunkach podwójnej identyczności realizowała jedynie ochronę podstawowej funkcji oznaczenia pochodzenia[26]. Podobnie przyjmowano w doktrynie polskiej pod rządami ustawy o znakach towarowych z 1963 r.[27] oraz ustawy o znakach towarowych z 1985 r.[28] Natomiast podejście w prawie francuskim, przywiązanym do ujmowania prawa do znaku towarowego w nawiązaniu do konstrukcji własnościowych, charakteryzowało się szerszym ujęciem zakresu tego prawa, zakładającym, że używanie cudzego identycznego znaku dla identycznych towarów bez zgody uprawnionego może zostać zakazane, jeżeli używający nie może się powołać na określone ustawowe ograniczenie zakresu prawa do znaku lub na ogólne zasady prawa usprawiedliwiające takie używanie[29].
Wskazówek w kwestii interpretacji niejasnego sformułowania o absolutnym charakterze ochrony zawartego w motywie 11 dyrektywy 2008/95/WE nie dostarcza analiza materiałów pochodzących z okresu prac nad dyrektywą[30]. Problem tej niejasności nie został też dostrzeżony we wczesnym orzecznictwie TS na tle dyrektywy 89/104/EWG. Przykładem tego podejścia jest jeden z pierwszych wyroków dotyczących naruszeń związanych z podwójną identycznością w sprawie Silhouette (dotyczyła ona problemu wyczerpania prawa do znaku towarowego), w którym TS lakonicznie uznał, że ochrona jest w tym przypadku absolutna, nie zastanawiając się jednak nad tym, co dokładnie owa formuła oznacza[31]. Przyjmując takie stanowisko, a jednocześnie zupełnie go szerzej nie uzasadniając, TS nie dostrzegał zapewne możliwych jego implikacji, a zwłaszcza tego, że przy najszerszym rozumieniu „absolutności” ochrona w warunkach podwójnej identyczności aktualizowałaby się w przypadku każdego użycia cudzego znaku towarowego dla identycznych towarów (wyjąwszy wyraźne ustawowe ograniczenia) niezależnie od tego, czy jest to używanie godzące w jakąkolwiek funkcję znaku towarowego[32]. Podejście to sprzyjałoby przyjęciu własnościowej koncepcji prawa do znaku towarowego[33].
W początkowym okresie obowiązywania ustawy – Prawo własności przemysłowej prezentowany był pogląd, zgodnie z którym ochronie w granicach podwójnej identyczności (art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) podlega funkcja oznaczenia pochodzenia z tą istotną różnicą względem przypadku uregulowanego w art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), że w razie podwójnej identyczności dyrektywa nie wymaga wykazywania ryzyka wprowadzenia w błąd. Przedmiotem rozbieżnych opinii była natomiast kwestia, czy w tym przypadku występuje wzruszalne domniemanie istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd[34], czy też niepodważalna konstrukcja prawna, zakładająca, że ryzyko wprowadzenia w błąd jest w tym przypadku przesądzone[35].
Orzecznictwo TS dotyczące naruszeń związanych z podwójną identycznością poszło w kierunku rozszerzającym zakres prawa do znaku towarowego w przypadkach podwójnej identyczności ponad ochronę funkcji oznaczenia pochodzenia, nie przyznało jednak ochrony absolutnej (w granicach wyraźnych ustawowych ograniczeń wyłączności).
Pierwszy kierunek ewolucji w tym zakresie, zanim nawet jeszcze w orzecznictwie TS pojawił się test naruszenia lub zagrożenia funkcji, skupiał się na problemie znaczenia pojęcia używania znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE. W wyroku w sprawie BMW[36] TS przy określaniu zakresu tego pojęcia wyszedł poza opisane w poprzednim punkcie tradycyjne rozumienie używania w charakterze znaku towarowego, uznając, że zakresem używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE objęta jest sytuacja, w której podmiot trzeci używa cudzego znaku towarowego w celu poinformowania publiczności o świadczeniu przez siebie usług naprawy i konserwacji towarów oznaczonych tym znakiem towarowym albo w celu poinformowania o świadczeniu usług specjalistycznych dotyczących towarów z tym znakiem towarowym. Według ujęcia tradycyjnego chodziłoby więc w tym przypadku o użycie cudzego oznaczenia w celu referencyjnym. Innym orzeczeniem, w którym nie posługiwano się jeszcze testem funkcjonalnym, lecz szeroko ujmowano pojęcie używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE, był wyrok w sprawie Gillette[37], w świetle którego sytuacja, w której znak towarowy konkurenta jest użyty w celu wykazania kompatybilności własnych towarów z towarami konkurenta, jest objęta zakresem art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE, chociaż może podlegać ograniczeniu prawa wyłącznego ze względu na niezbędność wskazania przeznaczenia własnego towaru lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy 2008/95/WE). Natomiast wyrok w sprawie Hölterhoff[38] był judykatem, w którym przypadek referencyjnego użycia cudzego znaku towarowego został uznany przez TS za nieobjęty pojęciem używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE. W sporze głównym w sprawie Hölterhoff chodziło o sytuację, w której jedna ze stron negocjacji handlowych dla opisania sposobu szlifu oferowanych przez siebie kamieni szlachetnych wskazała, że jest on zbieżny ze sposobem szlifu kamieni oznaczanych cudzym znakiem towarowym (w tym celu użyła więc odniesienia do cudzego znaku towarowego)[39].
Drugim kierunkiem zmian był rozwój testu naruszenia lub zagrożenia funkcji znaku towarowego (teorii funkcji) jako przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego w świetle art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE. Nie pozostał on zresztą bez wpływu na ewolucję pojęcia używania znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE (zob. uwagi w pkt V.). Kryterium testu funkcjonalnego po raz pierwszy zostało wyraźnie sformułowane w wyroku w sprawie Arsenal[40], w którym TS uznał, że „przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy wyłączne prawa zostały przyznane po to, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Wykonywanie tychże praw winno być zatem zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru”[41]. Warto zauważyć, że w wyroku w sprawie Arsenal, odnosząc się do problemu zakresu ochrony przyznanej na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE, TS odniósł się do potrzeby ochrony funkcji (liczba mnoga), nawet jeżeli wymienił on „w szczególności” jedynie funkcję oznaczenia pochodzenia, szeroko zarazem ujmując zakres jej ochrony na tle okoliczności faktycznych sporu[42], a nie wskazał wyraźnie innych funkcji. Trybunał Sprawiedliwości dał jednak w ten sposób początek teorii funkcji, otwierając furtkę dla ochrony także dalszych funkcji znaku towarowego w przypadku podwójnej identyczności[43].
Linia orzecznicza odwołująca się do teorii funkcji przy określeniu zakresu prawa do znaku towarowego w przypadkach naruszeń związanych z podwójną identycznością była kontynuowana w późniejszym orzecznictwie TS, m.in. w wyrokach w sprawach Anheuser-Busch[44], Céline[45], UDV[46], Google[47]. Test funkcjonalny nie został także zakwestionowany w wyroku w sprawie Adam Opel[48], który postrzegany jest często jako wyraz zawężającego ujęcia zakresu prawa do znaku towarowego. W wyroku tym TS akceptował jednak ogólną formułę testu funkcjonalnego wyrażoną w wyroku w sprawie Arsenal[49], węziej ujmował natomiast zakres ochrony samej funkcji oznaczenia pochodzenia, kierując do sądu krajowego dość wyraźną sugestię, że używanie graficznego znaku firmy Opel, zarejestrowanego również dla towarów „zabawki”, na pochodzących od innego podmiotu zabawkach (modelach redukcyjnych pojazdów) w charakterze elementu dekoracji nie powinno prowadzić do ingerencji w funkcję oznaczenia pochodzenia przy uwzględnieniu perspektywy przeciętnego nabywcy takich towarów[50]. Tak zresztą sprawa została później rozstrzygnięta przez sąd niemiecki[51].
Szczególnie istotnym momentem w rozwoju linii orzeczniczej TS dotyczącej teorii funkcji był wyrok w sprawie L’Oréal,dotyczący wykorzystania cudzego znaku towarowego w reklamie porównawczej, w którym TS nie tylko powtórzył samą formułę testu funkcjonalnego w odniesieniu do przypadków naruszeń związanych z podwójną identycznością, ale wymienił funkcje podlegające w tym wypadku ochronie w niezamkniętym katalogu, rozwijając tym samym linię orzeczniczą zapoczątkowaną wyrokiem w sprawie Arsenal. Dlatego teoria funkcji określana bywa mianem orzecznictwa (doktryny) Arsenal/L’Oréal[52]. W wyroku w sprawie L’Oréal TS wskazał, że w ramach art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE ochrona obejmuje „nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz także inne jego funkcje, w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową”[53]. Formuła testu funkcjonalnego wyrażona w wyroku w sprawie L’Oréal została rozwinięta w dalszym orzecznictwie TS przede wszystkim w odniesieniu do wykorzystania cudzego znaku towarowego jako słowa–klucza w linkach sponsorowanych w Internecie. Dla zachowania porządku wywodu zrezygnowano tu z omówienia dalszego rozwoju teorii funkcji w orzecznictwie TS po wyroku w sprawie L’Oréal. Ograniczono się jedynie do trzech uwag natury konstrukcyjnej, dotyczących konsekwencji teorii funkcji dla określenia sfery wyłączności przyznanej uprawnionemu z prawa do znaku towarowego.
Po pierwsze, istota podejścia funkcjonalnego według formuły Arsenal/L’Oréal polega na tym, że prawo wyłączne do zarejestrowanego znaku towarowego nie zapewnia w przypadku podwójnej identyczności ochrony przed jakimkolwiek użyciem znaku towarowego[54], lecz zakres tej ochrony jest i tak bardzo szeroki, gdyż naruszeniem prawa do znaku towarowego jest każde zachowanie, które w sposób rzeczywisty lub potencjalny naraża na szwank jedną z funkcji znaku towarowego, niekoniecznie funkcję oznaczenia pochodzenia.
Tym samym, mimo że teoria funkcji nie prowadzi w przypadkach podwójnej identyczności do przyznania znakowi towarowemu ochrony absolutnej (w granicach wyraźnych, ustawowych ograniczeń zakresu wyłączności), to umożliwia ona skonstruowanie sfery wyłączności w tych przypadkach w sposób zasadniczo szerszy niż według tradycyjnego ujęcia zakresu ochrony, które ograniczone było jedynie do ochrony funkcji oznaczenia pochodzenia.
Po drugie, w przypadku naruszeń związanych z tzw. po- dwójną identycznością art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE nie przewiduje żadnych innych szczegółowych przesłanek naruszenia poza tymi, które odnoszą się do identyczności porównywanych oznaczeń i towarów. Jest to sytuacja odmienna niż w pozostałych przypadkach naruszeń, w których obok przesłanek dotyczących wzajemnych relacji porównywanych oznaczeń i towarów pojawiają się dalsze szczegółowe przesłanki związane z koniecznością wykazania ryzyka wprowadzenia w błąd (art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE) lub z koniecznością wykazania szczegółowych przesłanek rozszerzonej ochrony znaków renomowanych (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE).
Można więc stwierdzić, że w przypadku naruszeń związanych z podwójną identycznością test funkcjonalny staje się rzeczywistą i autonomiczną przesłanką naruszenia.
W konsekwencji sąd, stwierdzając naruszenie, powinien – przy przyjęciu założeń teorii funkcji – ustalić (poza ustaleniem identyczności oznaczeń oraz towarów lub usług), jaka funkcja znaku towarowego została naruszona lub zagrożona naruszeniem. Zaskakujące jest przy tym, że teoria funkcji, która w tak zasadniczy sposób ma określać konstrukcję sfery wyłączności prawa do znaku towarowego w przypadkach naruszeń związanych z podwójną identycznością, jest wyłącznie wytworem orzecznictwa.
Po trzecie, konsekwencją stosowania teorii funkcji jest najwyraźniej zwrot w rozumieniu relacji między funkcjami a zakresem prawa do znaku towarowego w przypadku naruszeń związanych z podwójną identycznością. Jak wcześniej wskazano, wśród funkcji znaku towarowego można wyodrębnić funkcje prawnie chronione oraz funkcje gospodarcze, które znak towarowy może pełnić, ale które nie podlegają samodzielnej ochronie prawnej.
Akceptacja testu funkcjonalnego prowadzi jednak do wniosku, że w przypadkach podwójnej identyczności wyrazistość podziału na funkcje prawnie chronione i funkcje gospodarcze niepodlegające ochronie prawnej ulega zatarciu, gdyż każda funkcja staje się funkcją prawnie chronioną w świetle art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE, jeżeli można ją gospodarczo wyodrębnić.
Dalszym paradoksem jest fakt, że poza 5 funkcjami wskazanymi w wyroku w sprawie L’Oréal możliwe jest wyodrębnienie dalszych funkcji podlegających ochronie w świetle art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE, gdyż katalog ten nie został uznany przez TS za zamknięty. Pojawia się więc pytanie, czy powinno być tak, że sam fakt wyodrębnienia kolejnej funkcji automatycznie sprawia, iż potencjalnie podlega ona ochronie prawnej? Powyższe pytanie można sformułować jako zapowiedź rozważań podjętych w drugiej części artykułu.
Propozycja zmian przedstawiona przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) w ramach trwającej w Unii reformy prawa znaków towarowych zakłada istotną modyfikację określenia zakresu prawa do znaku towarowego w przypadku podwójnej identyczności, która wychodzi naprzeciw krytycznym stanowiskom wyrażanym w odniesieniu do testu funkcjonalnego. Artykuł 10 ust. 1 lit. a projektu dyrektywy (stanowiącego odpowiednik obecnego art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE) przewiduje, że ochrona w razie podwójnej identyczności przysługuje, jeżeli używanie oznaczenia identycznego „wpływa lub może wpływać na funkcję znaku towarowego jako instrumentu gwarantującego konsumentom pochodzenie towarów lub usług”[55]. Stosowne sformułowania zawarte zostały także w motywie 19 projektu dyrektywy. Propozycja ta zmierza zatem do ograniczenia ochrony przy naruszeniach związanych z podwójną identycznością jedynie do funkcji podstawowej znaku towarowego, co stanowiłoby odwrót od dotychczasowej linii orzeczniczej TS. Komisja uzasadniła swoją propozycję brakiem pewności prawnej wywołanym przez teorię funkcji w przypadkach naruszeń związanych z podwójną identycznością, a także niejasną relacją tak ujętego zakresu ochrony do zakresu rozszerzonej ochrony znaków renomowanych wynikającego z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE[56]. Powyższa propozycja spotkała się jednak z szeroką krytyką. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zakwestionowała ją[57], kierując się – jak można sądzić – argumentem, że odejście od dotychczasowej linii orzeczniczej TS spowodowałoby efekt przeciwny do zamierzonego, tj. pogłębiałoby stan niejasności[58]. Bardziej konkretne zarzuty podniesione zostały w literaturze prawniczej. Zauważono m.in., że ograniczenie ochrony w warunkach podwójnej identyczności jedynie do funkcji oznaczenia pochodzenia mogłoby skutkować wprowadzeniem zasady wyczerpania międzynarodowego (nie zaś obecnie przyjętego wyczerpania regionalnego), ponieważ import do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oryginalnych towarów wprowadzonych do obrotu poza granicami tego obszaru nie mógłby zostać uznany za godzący w funkcję oznaczenia pochodzenia, co wyłączałoby stan naruszenia[59]. Wskazano ponadto, że ograniczenie ochrony jedynie do funkcji oznaczenia pochodzenia ograniczałoby możliwość zakazania reklamy porównawczej wykorzystującej cudzy znak towarowy, ponieważ reklama porównawcza wprowadzająca w błąd co do handlowego pochodzenia towarów zdarzy się w obrocie rzadko, skoro jej celem jest porównanie ofert przedsiębiorców[60]. Prawdopodobieństwo przyjęcia propozycji Komisji Europejskiej wydaje się w chwili obecnej niewielkie[61], co sprawia, że teoria funkcji najwyraźniej zachowa swoje znaczenie w przypadkach naruszeń związanych z podwójną identycznością.
V. Dylematy dotyczące przesłanki używania oznaczenia w charakterze znaku towarowego
Rozwój orzecznictwa TS posługującego się teorią funkcji sprawił, że pojawiło się pytanie o współczesne znaczenie przesłanki używania w charakterze znaku towarowego[62]. Prezentowane było stanowisko, zgodnie z którym TS obecnie z niej rezygnuje, natomiast używanie przez osobę trzecią oznaczenia w celu odróżniania towarów lub usług w rozumieniu art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE nie musi być rozumiane jako używanie w celu odróżniania ze względu na komercyjne pochodzenie towaru (a więc w charakterze znaku towarowego)[63]. Warto też zauważyć, że TS zamiast pojęcia „używanie w charakterze znaku towarowego” na ogół odnosi się w swoim orzecznictwie do określenia „używanie w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy”, co dodatkowo może podsycać wątpliwości, czy pojęcia te są synonimami, czy też drugie z nich jest pojęciem o zakresie innym (szerszym) niż używanie w charakterze znaku towarowego.
Odnośnie do powyższej kwestii, po pierwsze, należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE bez wątpienia poza zakresem harmonizacji w odniesieniu do określenia sfery wyłączności przyznanej uprawnionemu do zarejestrowanego znaku towarowego pozostają przypadki użycia oznaczenia przez osobę trzecią w celu innym niż odróżnianie towarów lub usług.
Po drugie, zakres objętego zharmonizowaną sferą wyłączności „używania” oznaczenia przez osobę trzecią w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE ulega jednak ciągłemu rozszerzeniu w orzecznictwie TS, poza tradycyjnie rozumiane używanie w charakterze znaku towarowego, czego przykładem były już omówione wyżej wyroki w sprawie BMW oraz w sprawie Arsenal. Trend ten zasadniczo został utrzymany w dalszych orzeczeniach. Można wskazać, że za używanie takie uznano m.in. umieszczanie przez osobę trzecią oznaczenia niebędącego znakiem towarowym (a więc niebędącego oznaczeniem bezpośrednio służącym odróżnianiu towarów), lecz firmą, nazwą handlową lub szyldem na towarach, których sprzedażą się zajmuje, identycznego z cudzym zarejestrowanym znakiem towarowym, w ten sposób, iż klientela łączy to oznaczenie z towarami[64]; użycie polegające na wyborze cudzego znaku towarowego jako słowa–klucza w ramach usługi odsyłania w internecie przez przedsiębiorcę reklamującego w ten sposób w środowisku cyfrowym własne towary lub usługi[65]; używanie oznaczenia graficznego jedynie w charakterze dekoracji towaru, jeżeli relewantny krąg odbiorców – postrzegając to oznaczenie – może sądzić, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie[66]; użycie cudzego oznaczenia lub oznaczenia do niego podobnego w reklamie porównawczej[67].
Charakterystycznym momentem w rozwoju linii orzeczniczej rozszerzającej pojęcie używania wchodzącego w sferę negatywną (zakazową) wyłączności płynącej z rejestracji znaku towarowego było postanowienie TS w sprawie UDV (dotyczyło ono bezpośrednio art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 207/2009), w którym TS wyraźnie powrócił do pojęcia używania w charakterze znaku towarowego, dokonując zabiegu, który w literaturze określono mianem „syntezy” przesłanki używania w charakterze znaku towarowego oraz przesłanki testu funkcjonalnego[68]. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził mianowicie, że aby doszło do naruszenia, „osoba trzecia musi używać tego oznaczenia jako znaku towarowego, czyli używanie tego oznaczenia przez osobę trzecią wpływa lub może wpływać na pełnione przez znak funkcje”[69]. Powyższe podejście TS stanowi próbę nadania przesłance używania w charakterze znaku towarowego treści i znaczenia w dobie rozwoju teorii funkcji. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że ujęcie takie, poza samym rozszerzeniem zakresu pojęcia używania relewantnego dla zastosowania przepisów o naruszeniu w warunkach podwójnej identyczności, nieco zaburza kolejność analizy przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego. Uzasadniony wydawałby się bowiem taki tryb postępowania, w którym najpierw dochodzi do prawnej oceny charakteru używania podejmowanego przez osobę trzecią względem stosowanego przez nią oznaczenia, a dopiero w drugim etapie analizy, po uprzednim ustaleniu, że osoba trzecia używa oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a. dyrektywy 2008/95/WE, należałoby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy takie używanie może mieć negatywny wpływ na funkcje zarejestrowanego znaku towarowego. „Synteza” teorii funkcji oraz pojęcia używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE – w mojej ocenie – rozmywa tę kolejność etapów analizy. Ponadto, przy przyjęciu omawianego podejścia może się pojawić wątpliwość, czy wyodrębnianie przesłanki używania oznaczenia dla odróżniania towarów i usług byłoby nadal przydatne, skoro do jej stwierdzenia i tak trzeba się odwołać do testu zakłócenia funkcji znaku towarowego.
Nasuwa się też wniosek, że obecnie trudne jest ustalenie wyraźnej granicy między szeroko rozumianym „używaniem w celu odróżniania towarów” objętym art. 5 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE oraz używaniem w celu innym niż odróżnianie towarów, zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE pozostającym poza zharmonizowanym zakresem prawa wyłącznego.
Wydaje się, że art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE należy postrzegać przede wszystkim jako wyraz ogólnej zasady, iż nie każdy przypadek użycia oznaczenia w obrocie gospodarczym w odniesieniu do towarów i usług bez zgody uprawnionego można zakwalifikować jako używanie w celu odróżniania towarów i usług, które jest objęte wyłącznością prawa do znaku towarowego w świetle art. 5 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE[70]. Granica między używaniem objętym sferą zakazową dla osób trzecich a używaniem mieszczącym się poza tą sferą wydaje się już jednak dalece nieostra.
Chcąc w jakimś stopniu uporządkować ten niejasny obraz, można stwierdzić, że obecnie zakresem pojęcia używania na potrzeby zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE objęte są w świetle orzecznictwa TS dwa przypadki: po pierwsze, tradycyjnie rozumiane używanie w charakterze znaku towarowego, czyli używanie dla odróżnienia własnych towarów i usług, oraz, po drugie, używanie cudzego znaku towarowego przez osobę trzecią, które polega na odniesieniu się do towarów lub usług samego uprawnionego i godzi w którąś z funkcji znaku towarowego. O ile w pierwszym przypadku naruszenie funkcji oznaczenia pochodzenia (w warunkach podwójnej identyczności) jest w zasadzie nieuniknione, o tyle w drugim przypadku naruszenie funkcji oznaczenia pochodzenia, co do zasady, nie wystąpi, i dla takich przypadków istotny może być test funkcjonalny wykształcony w odniesieniu do art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE, w zakresie, w jakim dotyczy on właśnie innych funkcji niż funkcja oznaczenia pochodzenia[71].
Należy zaznaczyć, że wyznaczona orzecznictwem TS ewolucja pojęcia używania mogącego godzić w wyłączność uprawnionego do znaku towarowego, zmierzająca w kierunku szerokiego rozumienia używania dla odróżniania towarów i usług, wydaje się znajdować odzwierciedlenie w projektach reformy prawa znaków towarowych. Z jednej strony, w art. 10 ust. 7 przedstawionego przez Komisję projektu dyrektywy bez zmian pozostaje zasada (wyrażona w obecnym art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE), która ogranicza zakres sfery wyłączności w stanach naruszeń ujętych w art. 10 ust. 2 projektu dyrektywy (obejmującym przypadki uregulowane obecnie w art. 5 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE) do używania znaku towarowego dla odróżniania towarów i usług. Z drugiej zaś strony, w art. 10 ust. 3–5 projektu dyrektywy ujęto otwarty katalog działań, które mogą zostać zakazane osobom trzecim przez uprawnionego z prawa wyłącznego do znaku towarowego. Został on rozszerzony w stosunku do katalogu znajdującego się obecnie w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE o przypadki wpisujące się według TS w szerokie rozumienie zakresu używania objętego zharmonizowaną sferą wyłączności, takie jak używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub firmy lub części nazwy handlowej lub firmy, używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE[72], przywóz towarów (do kraju, w którym chroniony jest znak towarowy) w przypadku, gdy w celach handlowych działa wyłącznie nadawca towarów, oraz nawet także przypadek tzw. towarów w tranzycie, a więc towarów wprowadzonych na obszar celny państwa członkowskiego, w którym zarejestrowany jest znak towarowy, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu na tym obszarze[73].
VI. Znaczenie teorii funkcji w pozostałych przypadkach naruszeń (art. 5 ust. 1 lit. b i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE)
Jak już wspomniano, kryterium testu naruszenia funkcji jest formułowane przez TS przede wszystkim w sprawach dotyczących naruszeń związanych z podwójną identycznością (art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE). Kontekst rozmaitych wypowiedzi TS wskazuje jednak, że kryterium to ma walor ogólny, tzn. dotyczy ono generalnie zakresu prawa do znaku towarowego w świetle przepisów dyrektywy 2008/95/WE, niezależnie od tego, z jakim przypadkiem naruszenia mamy do czynienia, a więc też w odniesieniu do naruszeń związanych z koniecznością stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd (art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE) oraz rozszerzoną ochroną znaków renomowanych (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE)[74]. Podobnie doktryna traktuje test naruszenia funkcji znaku towarowego jako ogólną przesłankę naruszenia prawa, a więc nie jako przesłankę specyficzną dla konkretnej postaci naruszenia, tj. podwójnej identyczności[75].
Należy zatem przyjąć, że znaczenie testu funkcjonalnego jako przesłanki naruszenia przedstawia się jednak nieco inaczej w przypadkach naruszeń określonych w art. 5 ust. 1 lit. b i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE niż w przypadkach naruszeń związanych z podwójną identycznością. Jak już wyżej zauważono, art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE nie przewiduje żadnych innych szczegółowych przesłanek naruszenia poza przesłanką identyczności porównywanych oznaczeń i towarów. Wobec braku takich szczegółowych przesłanek ujawnia się znaczenie testu funkcjonalnego jako autonomicznej przesłanki naruszenia. Natomiast w pozostałych przypadkach naruszeń obok przesłanek dotyczących wzajemnych relacji porównywanych oznaczeń i towarów pojawiają się dalsze szczegółowe przesłanki związane z koniecznością wykazania ryzyka wprowadzenia w błąd (art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE) lub z koniecznością wykazania szczegółowych przesłanek rozszerzonej ochrony znaków renomowanych (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE).
Oznacza to, że w przypadkach naruszeń wskazanych w art. 5 ust. 1 lit. b oraz art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE cały ciężar rozstrzygnięcia spoczywa na interpretacji i zastosowaniu szczegółowych przesłanek naruszeń określonych w tych przepisach, a to dopiero pozwala wnioskować, jakie funkcje mogą podlegać ochronie przy tych postaciach naruszeń i jakie funkcje w konkretnym przypadku zostały rzeczywiście naruszone lub zagrożone naruszeniem.
W konsekwencji zachwianie podziału na funkcje prawnie chronione i funkcje gospodarcze, które wyżej zasygnalizowano w odniesieniu do przypadku podwójnej identyczności, nie następuje w pozostałych przypadkach naruszeń. W świetle orzecznictwa TS art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE dotyczy jedynie ochrony funkcji wskazania pochodzenia, ponieważ chroni on wyłączność uprawnionego tylko w granicach ryzyka wprowadzenia w błąd[76]. Natomiast w przypadku rozszerzonej ochrony znaku renomowanego samodzielnej ochronie nie podlega z pewnością jedynie funkcja oznaczenia pochodzenia, lecz także inne funkcje, a co najmniej funkcja reklamowa[77]. Pozwala to sformułować tezę, że w tych przypadkach test funkcjonalny pozostaje raczej konstrukcją teoretyczną, gdyż stwierdzenie ingerencji w którąś z chronionych funkcji znaku towarowego jest ściśle powiązane z bardziej „namacalnym” testem, jakim jest ustalenie spełnienia szczegółowych przesłanek naruszenia wynikających z art. 5 ust. 1 lit. b lub art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE.
|
Summary Łukasz Żelechowski Trade mark functions and infringements of trade mark protective rights (part I) Article 5 of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks sets out the EU standard regarding the scope of exclusive rights in registered trade marks. Interpretation of this provision has been the subject of numerous judgments of the Court of Justice (CoJ) and the development of CoJ case law resulted in the creation of the concept referred to by the legal scholars as the ‘function theory’ or ‘functional approach’. This concept serves the purpose of determining the scope of exclusive trade mark rights and it has been applied by the CoJ mainly to the so-called ‘double identity’ cases (cases in which the compared marks and goods are identical). The first part of the paper examines the development of the CoJ case law, which led to the creation of the function theory, whereas the second part contains a critical examination of this theory.
|
dr Łukasz Żelechowski
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Artykuł pochodzi z miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego 5/2015>>>
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008 r., s. 25), dalej jako dyrektywa 2008/95/WE.
[2] A. Ohly, Keyword Advertising or Why the ECJ’s Functional Approach to Trade Mark Infringement Does Not Function, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2010/8, s. 879.
[3] A. Kur, Trade Marks Function, Don’t They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2014/4, s. 442.
[4] K.H. Fezer, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsüber-einkunft und zum Madrider Markenabkommen, Monachium 2009, s. 87, nb. 24.
[5] Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), dalej jako p.w.p.
[6] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 2009 r., s. 1), dalej jako rozporządzenie nr 207/2009.
[7] Inaczej kwestia ta przedstawia się w świetle przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej, w których treść prawa ochronnego na znak towarowy została ujęta zarówno od strony pozytywnej (art. 153 p.w.p.), jak i od strony negatywnej (art. 296 p.w.p.), przy czym sfera negatywna zakreślona jest znacznie szerzej niż sfera pozytywna ze względu na możliwość żądania przez uprawnionego zakazu wkraczania w prawo bezwzględne w granicach podobieństwa (a więc niekoniecznie identyczności) oznaczeń i towarów (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), a nawet w odniesieniu do towarów niepodobnych w przypadku rozszerzonej ochrony znaków renomowanych. Owa dysproporcja sfer pozytywnej i negatywnej stanowi bardzo szczególną cechę konstrukcyjną prawa ochronnego na znak towarowy.
[8] Ponieważ wywody w dalszej części artykułu dotyczą bezpośrednio przepisów dyrektywy 2008/95/WE oraz wydanego w odniesieniu do nich orzecznictwa TS, zamiast terminu „prawo ochronne na znak towarowy” występującego w przepisach ustawy – Prawo własności przemysłowej w artykule używany będzie termin „prawo do znaku towarowego”, określający prawo do znaku towarowego zarejestrowanego, którego zakres przedmiotowy został ustandaryzowany dla państw członkowskich w przepisach dyrektywy 2008/95/WE.
[9] Z obszernej literatury dotyczącej funkcji znaku towarowego zob. m.in. J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976/8, passim, zwłaszcza s. 49; M. Kępiński, Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979, s. 52; R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Lublin 1988, s. 19; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 3; R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego,w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163; U. Promińska, Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie, Łódź 1994, s. 13; M. Żuraw, Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 2007/7.2, s. 105.
[10] R. Skubisz, Funkcje…, s. 163.
[11] Wyroki TS: z 23.05.1978 r. w sprawie C-102/77, Hoffmann-La Roche przeciwko Centrafarm, EU:C:1978:108, ECR 1978, s. 1139, pkt 7; z 17.10.1990 r. w sprawie C-10/89, CNL-SUCAL przeciwko HAG, EU:C:1990:359, ECR 1990, s. I-3711, pkt 14; z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer, EU:C:1998:442, ECR 1998, s. I-5507, pkt 28; z 12.11.2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club plc przeciwko Matthew Reed, EU:C:2002:651, ECR 2002, s. I-10273, pkt 48.
[12] Por. M. Kępiński, Rozporządzenie prawem…, s. 52–55; K. Szczepanowska-Kozłowska, Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003, s. 66–67.
[13] R. Skubisz, Funkcje…, s. 169. R. Skubisz szeroko omawia kwestie związane ze współczesnym rozumieniem funkcji oznaczenia pochodzenia; por. R. Skubisz, Funkcje…, s. 167–170.
[14] Zob. zwłaszcza R. Skubisz, Funkcje…, s. 170–171; U. Promińska w: Prawo własności przemysłowej, U. Promińska, A. Nowicka, M. Poźniak-Niedzielska, Warszawa 2005, s. 201–202.
[15] R. Skubisz, Funkcje…, s. 170.
[16] Wyrok TS z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych: C-236/08 do C-238/08, Google France SARL i Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier SA i inni, EU:C:2010:159, Zb. Orz. 2010, s. I-2417, pkt 90.
[17] Wyrok TS z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07, L’Oréal i inni, EU:C:2009:378, Zb. Orz. 2009, s. I-5185, pkt 58, dalej jako wyrok TS w sprawie C-487/07, L’Oréal; na otwarty charakter katalogu funkcji wskazuje użyte przez TS sformułowanie „w szczególności”; zob. też R. Skubisz w: System prawa prywatnego, t. 14B: Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz (red.), Warszawa 2012, s. 1079.
[18] M. Senftleben, Function Theory and International Exhaustion: Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule in EU Trade Mark Law to Cases Affecting the Origin Function, „European Intellectual Property Review” 2014/8, s. 521.
[19] R. Skubisz, Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/12, s. 18; A. Bailey, Trade Mark Functions and Protection for Marks with a Reputation, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2013/11, s. 871.
[20] Wyrok TS z 22.09.2011 r. w sprawie C-323/09, Interflora i Interflora British Unit, EU:C:2011:604, Zb. Orz. 2011, s. I-8625, pkt 60–64, dalej jako wyrok TS w sprawie C-323/09, Interflora.
[21] R. Skubisz, Funkcje…, s. 164; w doktrynie niemieckiej w kwestii tego tradycyjnego kryterium m.in. K. Fezer, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz…, s. 81; zob. też M. Kępiński, Rozporządzanie prawem…, s. 58, który wyodrębniał funkcje prawnie gwarantowane (wynikające z samego istnienia znaku towarowego jako przedmiotu ochrony prawnej) oraz funkcje prawnie chronione, odróżniając obie kategorie od innych funkcji gospodarczych, zwłaszcza – w ówczesnym stanie prawnym – funkcji jakościowej; por. M. Kępiński, Rozporządzanie prawem…, s. 71–72.
[22] R. Skubisz, Funkcje…, s. 164.
[23] Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 40 z 1989 r., s. 1), dalej jako dyrektywa 89/104/EWG.
[24] Należy też wspomnieć o podobnie ukształtowanej przeszkodzie udzielenia prawa ochronnego wynikającej z wcześniejszego renomowanego znaku towarowego (art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE, art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).
[25] R. Skubisz, Funkcje…, s. 180–181; zob. poniżej pkt VI. niniejszego artykułu.
[26] A. Kur, Trade Marks Function, Don’t They?…, s. 436.
[27] Ustawa z 28.03.1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73 ze zm.). Zob. M. Kępiński, Rozporządzanie prawem…, s. 71; przy czym należy zaznaczyć, że M. Kępiński oddziela funkcję odróżniającą od funkcji oznaczenia pochodzenia; za prawnie chronione w świetle ustawy z 1963 r. uznawał jednak tylko te 2 funkcje.
[28] Ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Zob. R. Skubisz, Prawo znaków…, s. 130–131; U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 80.
[29] E. Traple, Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2007/100, s. 569–570; A. Kur, Trade Marks Function, Don’t They?…, s. 436.
[30] A. Kur, Trade Marks Function, Don’t They?…, s. 436.
[31] Wyrok TS z 16.07.1998 r. w sprawie C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG przeciwko Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, EU:C:1998:374, ECR 1998, s. I-4799, pkt 17.
[32] Przyznawałoby to uprawnionemu jeszcze szerszy zakres ochrony niż nawet w świetle teorii funkcji (omówionej w pkt IV.); por. A. Kur, Trade Marks Function, Don’t They?…, s. 440.
[34] R. Skubisz, Funkcje…, s. 177; R. Skubisz uzasadniał swoje stanowisko potrzebą zgodności dyrektywy z art. 16 ust. 1 zd. 2 porozumienia TRIPS, tj. Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej(Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143), stanowiącego załącznik nr 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu 15.04.1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483), który wprowadza domniemanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w razie podwójnej identyczności; pogląd ten wydaje się podzielać E. Traple, Reklama internetowa (AdWords) jako uzasadniona przyczyna użycia cudzego znaku towarowego,w:K. Klafkowska-Waśniowska (red.), M. Mataczyński (red.), R. Sikorski (red.), Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Warszawa 2012, s. 413–414.
[35] Tak U. Promińska w: Prawo…, s. 263–264; U. Promińska w: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007, s. 244–246; w świetle cytowanych pozycji wydaje się, że w ocenie U. Promińskiej, formuła o „absolutności” ochrony w motywie 11 dyrektywy 2008/95/WE nie oznaczała przyznania ochrony w przypadkach podwójnej identyczności poza funkcją oznaczenia pochodzenia, lecz jedynie implikowała niepodważalność ryzyka pomyłki w granicach ochrony tej funkcji.
[36] Wyrok TS z 23.02.1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik, EU:C:1999:82, ECR 1999, s. I-905, pkt 42. W powołanym wyroku TS nie przesądzał, że takie używanie zawsze będzie stanowić naruszenie prawa do znaku towarowego, gdyż okoliczność ta zależy od spełnienia dalszych szczegółowych przesłanek naruszenia prawa ochronnego niż samo używanie w charakterze znaku towarowego.
[37] Wyrok TS z 17.03.2005 r. w sprawie C-228/03, The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy przeciwko LA‑Laboratories Ltd Oy, EU:C:2005:177, Zb. Orz. 2005, s. I-2337, pkt 27–29.
[38] Wyrok TS z 14.05.2002 r. w sprawie C-2/00, Michael Hölterhoff przeciwko Urlich Freiesleben, EU:C:2002:287, ECR 2002, s. I-4187, pkt 17, dalej jako wyrok TS w sprawie C-2/00, Hölterhoff.
[39] Należy jednak mieć na uwadze, że TS odnosił się jedynie do sytuacji, która zaistniała w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, i bardzo wyraźnie zaznaczył, iż nie czyni jakichkolwiek uwag natury ogólnej dotyczących pojęcia używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a, a także lit. b dyrektywy 2008/95/WE; por. wyrok TS w sprawie C-2/00, Hölterhoff, pkt 17.
[40] Zob. wyrok TS z 12.11.2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club plc przeciwko Matthew Reed, EU:C:2002:651, ECR 2002, s. I-10273, dalej jako wyrok TS w sprawie C-206/01, Arsenal; można jednak wskazać, że orzecznictwo TS pochodzące z okresu poprzedzającego dyrektywę 89/104/EWG i harmonizację prawa znaków towarowych w UE, a dotyczące problemu dopuszczalności importów równoległych, dawało asumpt do twierdzenia, iż ochrona w ramach tzw. specyficznego przedmiotu ochrony płynącej z prawa wyłącznego do znaku towarowego wykracza poza ochronę funkcji pochodzenia; por. K. Szczepanowska- -Kozłowska, Wyczerpanie praw własności przemysłowej…, s. 79–84.
[41] Wyrok TS w sprawie C-206/01, Arsenal, pkt 51.
[42] Wyrok TS w sprawie C-206/01, Arsenal, pkt 48–50 oraz pkt 56 i pkt 57. Sąd angielski powziął wątpliwości, czy dochodzi do naruszenia prawa do znaku towarowego w sytuacji, w której sprzedawca pamiątek związanych z klubem piłkarskim Arsenal (m.in. szalików) używa na tych towarach znaku towarowego Arsenal, do którego prawa przysługują klubowi piłkarskiemu, i czyni to bez zgody klubu, jeżeli takie używanie może być uznane za świadectwo poparcia, lojalności i przywiązania do tego klubu piłkarskiego. Sytuację dodatkowo komplikowała okoliczność, że sprzedawca gadżetów i pamiątek umieszczał na swoich stoiskach informacje, iż sprzedawane przez niego produkty są „nieautoryzowane”. W ocenie TS, taki przypadek użycia znaku towarowego, jaki wystąpił w postępowaniu głównym w sprawie C-206/01, Arsenal, mógł wprowadzić odbiorców w błąd co do tego, czy istnieją powiązania komercyjne między sprzedawcą i klubem, oraz godzić w funkcję podstawową znaku towarowego. Sąd podkreślił, że nawet jeżeli sprzedawca umieszczał na swoich stoiskach tablicę z informacją, iż powiązania takie nie istnieją, to możliwe było, że kolejni nabywcy tych towarów będą wprowadzani w błąd co do istnienia takich powiązań.
[44] Wyrok TS z 16.11.2004 r. w sprawie C-245/02, Anheuser-Busch Inc. przeciwko Budejovicky Budvar, EU:C:2004:717, Zb. Orz. 2004, s. I-10989, pkt 59.
[45] Wyrok TS z 11.09.2007 r. w sprawie C-17/06, Céline SARL przeciwko Céline SA, EU:C:2007:497, Zb. Orz. 2007, s. I-7041, pkt 16, dalej jako wyrok TS w sprawie C-17/06, Céline SARL.
[46] Postanowienie TS z 19.02.2009 r. w sprawie C-62/08, UDV North America Inc. przeciwko Brandtraders NV, EU:C:2009:111, Zb. Orz. 2009, s. I-1279, pkt 42, dalej jako postanowienieTS w sprawie C-62/08, UDV.
[47] Zob. zwłaszcza pkt 49 wyroku TS w sprawie Google.
[48] Wyrok TS z 25.01.2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG przeciwko Autec AG, EU:C:2007:55, Zb. Orz. 2007, s. I-1017, dalej jako wyrok TS w sprawie C-48/05, Adam Opel.
[49] Wyrok TS w sprawie C-48/05, Adam Opel, pkt 21.
[50] Wyrok TS w sprawie C-48/05, Adam Opel, pkt 23–24. TS natomiast, nie wykluczając ochrony – w ramach przypadku podwójnej identyczności uregulowanego w art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE – innych funkcji niż funkcja oznaczenia pochodzenia, uchylił się od rozważań, czy takie inne funkcje zostały naruszone, uznając, że nie było takiej potrzeby, skoro firma Opel w postępowaniu głównym nie podnosiła zarzutu naruszenia wskutek działań pozwanego naruszenia innych funkcji niż funkcja oznaczenia pochodzenia; por. wyrok TS w sprawie C-48/05, Adam Opel, pkt 25. TS nie wykluczył natomiast możliwości oceny przez sąd krajowy naruszenia owych innych funkcji w świetle art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, dotyczącego tzw. rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych; por. wyrok TS w sprawie C-48/05, Adam Opel, pkt 34.
[51] Zob. wyrok niemieckiego Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof, BGH) z 14.01.2010 r. (I ZR 88/08), „Gewerblicher Rechtsschutz- und Urheberrecht” 2010/8, s. 726.
[52] A. Ohly, Keyword Advertising…, s. 879.
[53] Wyrok TS w sprawie C-487/07, L’Oréal, pkt 58.
[54] Brak owej absolutności ochrony został szczególnie wyeksponowany w wyroku TS w sprawie C-323/09, Interflora, pkt 37.
[55] Dokument COM (2013) 162 final; dostępny na stronie, por. www.eurlex.europa.eu, dalej jako projekt dyrektywy.
[56] Dokument COM (2013) 162, s. 7–8 w wersji polskiej, pkt 2.
[57] Poprawki Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (VII kadencja) z 30.10.2013 r. (PE-522.796), por. http://www.europarl.europa.eu, poprawka 73.
[58] Zob. projekt sprawozdania Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (VII kadencja) z 31.07.2013 r. (PE-516.713), por. http://www.europarl.europa.eu, poprawka 23 i jej uzasadnienie.
[59] R. Sack, Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts, „Gewerblicher Rechtsschutz- und Urheberrecht” 2013/7, s. 659; argument ten zwalcza M. Senftleben, Function Theory…, s. 523–524. Za ochroną znaku towarowego we wszystkich spełnianych funkcjach w istotnym dla konstrukcji wyczerpania przypadku wprowadzenia do obrotu towaru ze znakiem przez samego uprawnionego opowiadała się wcześniej K. Szczepanowska-Kozłowska, Wyczerpanie praw własności przemysłowej…, s. 114.
[60] R. Sack, Kritische Anmerkungen zur Regelung…, s. 659 i 664; możliwe podejścia do rozumienia ingerencji w funkcję oznaczenia pochodzenia w wypadku reklamy porównawczej omawia A. Kur, Trade Marks Function, Don’t They?…, s. 441, zdaje się jednak przychylać do stanowiska, że możliwość naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia w reklamie porównawczej jest znikoma.
[61] A. Kur, Trade Marks Function, Don’t They?…, s. 442.
[62] Zob. m.in. W. Włodarczyk, Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego” (w orzecznictwie ETS), „Państwo i Prawo” 2009/11, s. 95 i 104.
[63] Zob. E. Traple, Używanie cudzego znaku towarowego…, s. 555; J. Dudzik, R. Skubisz, Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej – glosa do wyroku ETS z 12.06.2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings Limited, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008/11, s. 36 i 40; W. Włodarczyk, Użycie oznaczenia…, s. 95 i 104; M. Żuraw, Znak towarowy jako przedmiot ochrony – uwagi o użyciu oznaczenia „w charakterze znaku towarowego”, „Studia Iuridica” 2010/52, s. 174.
[64] Wyrok TS w sprawie C-17/06, Céline SARL, pkt 21–23.
[65] Wyrok TS w sprawie Google, pkt 71–73.
[66] Wyrok TS z 10.04.2008 r. w sprawie C-102/07, Adidas AG i adidas Benelux BV przeciwko Marca Mode CV i inni, EU:C:2008:217, Zb. Orz. 2008, s. I-2439, pkt 34; sprawa dotyczyła kolizji oznaczenia obuwia w postaci dwóch pasków, co, zdaniem firmy Adidas, stanowiło wkroczenie w prawo wyłączne do jej popularnego znaku towarowego składającego się z trzech pasków.
[67] Wyrok TS z 12.06.2008 r. w sprawie C-533/06, O2 Holdings Limited i O2 (UK) Limited przeciwko Hutchison 3G UK Limited, EU:C:2008:339, Zb. Orz. 2008, s. I-4231, dalej jako wyrok TS w sprawie C-533/06, O2 Holdings Limited. TS przyjął, że przez porównanie właściwości własnych towarów z właściwościami towarów konkurentów reklamujący sam stara się wyróżnić swoje towary lub usługi, natomiast odwołując się w owym porównaniu do znaków identycznych lub podobnych do znaków konkurenta, używa tych ostatnich znaków do odróżnienia własnych towarów (pkt 35–36 wyroku). Stanowisko to zostało ponownie wyrażone w wyroku TS w sprawie C-487/07, L’Oréal, pkt 53. Tak szerokie rozumienie pojęcia używania w celu odróżniania towarów i usług spotkało się z krytyką w doktrynie; por. J. Dudzik, R. Skubisz, Używanie znaku towarowego konkurenta…, s. 40.
[68] M. Żuraw, Znak towarowy jako przedmiot ochrony…, s. 174.
[69] Postanowienie TS w sprawie C-62/08, UDV, pkt 42. W postanowieniu tym TS uznał, że używanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 1994 r., s. 1), obecnie rozporządzenia nr 207/2009, stanowi używanie w dokumentacji handlowej oznaczenia identycznego z cudzym znakiem towarowym przez pośrednika handlowego działającego w charakterze zastępcy pośredniego (w imieniu własnym, ale na rachunek sprzedającego) i niebędącego w związku z tym uczestnikiem obrotu towarami sprzedającego (zob. pkt 54 postanowienia). Już po wyroku w sprawie C-206/01, Arsenal podnosi się, że TS wzbogacił w nim pojęcie używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE o komponentę funkcjonalną; por. R. Skubisz w: System…, t. 14B, s. 1074.
[71] Zob. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Monachium 2011, pkt 2.180, por. http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf; zob. też zmierzające w podobnym kierunku stanowisko K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Wyczerpanie praw własności przemysłowej…, s. 110–114, w odniesieniu do funkcji podlegających ochronie w każdym z dwóch wyżej wymienionych przypadków używania.
[72] Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006 r., s. 21).
[73] Zob. też zmiany w art. 10 ust. 3–5 projektu dyrektywy zaproponowane przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego.
[74] Do wniosków takich prowadzi analiza np. wyroków TS: w sprawie C-533/06, O2 Holdings Limited, pkt 57, oraz z 12.04.2011 r. w sprawie C-235/09, DHL Express France przeciwko Chronopost SA, EU:C:2011:238, Zb. Orz. 2011, s. I-2801, pkt 46, w których TS odnosi test funkcjonalny do ogółu przypadków naruszeń uregulowanych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie rozporządzenia nr 207/2009).
[76] Wyroki TS: w sprawie C-533/06, O2 Holdings Limited, pkt 57, i w sprawie C-487/07, L’Oréal, pkt 59.