Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal - Zjednoczone Królestwo) - Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG przeciwko Swingward Ltd, oraz Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG przeciwko Dowelhurst Ltd, oraz Glaxo Group Ltd przeciwko Swingward Ltd, oraz Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Dowelhurst Ltd, oraz SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd przeciwko Dowelhurst Ltd, oraz Eli Lilly and Co. przeciwko Dowelhurst Ltd(Sprawa C-348/04)(1)
(Własność przemysłowa i handlowa - Prawo do znaku towarowego - Produkty lecznicze - Przywóz równoległy - Przepakowywanie produktu opatrzonego znakiem towarowym)
(2007/C 96/07)
Język postępowania: angielski
(Dz.U.UE C z dnia 28 kwietnia 2007 r.)
Sąd krajowy
Court of Appeal
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym
Strona skarżąca: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.
Strona pozwana: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
Przedmiot
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Court of Appeal - Swoboda przepływu towarów - Użycie znaku towarowego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego produktu leczniczego - Zmiana opakowania - Przesłanki wprowadzenia do obrotu ustalone w wyroku Trybunału w połączonych sprawach C-247/93, C-429/93 i C-436/93, Bristol-Myers Squibb przeciwko Paranova - Wykładnia
Sentencja
1) Artykuł 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. winien być interpretowany w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywożonego z innego państwa członkowskiego w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, z dodatkową etykietą nałożoną przez podmiot dokonujący przywozu, chyba że:
– zostanie ustalone, iż korzystanie przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu produktu z nową etykietą opatrzonego tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi;
– zostanie wykazane, że nowa etykieta nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania;
– na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał nałożenia nowej etykiety, jak również nazwa wytwórcy produktu;
– wygląd produktu z nową etykietą nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; etykieta nie może być zatem uszkodzona, złe jakości lub nieschludna, a także
– podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem produktu z nową etykietą do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę tego produktu.
2) Wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego polegające na zastosowaniu nowego opakowania i ponownym nałożeniu znaku towarowego lub na nałożeniu nowej etykiety na opakowanie zawierające ten produkt było niezbędne w celu dalszego wprowadzania go do obrotu w państwie członkowskim przywozu, czyli jedna z przesłanek, których spełnienie zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się takiemu wprowadzaniu produktu do obrotu, odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane.
3) Wymóg, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego, stanowiący na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przesłankę uniemożliwienia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwiania się w sposób zasadny dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu medycznego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy, bądź nałożył nową etykietą na opakowanie produktu, nie jest ograniczony do przypadków, w których opakowanie po dokonanym przepakowaniu jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne.
4) Kwestia, czy okoliczność, że podmiot dokonujący przywozu równoległego:
– nie umieścił znaku towarowego na nowym opakowaniu zewnętrznym produktu ("de-branding"), lub
– umieścił na tym opakowaniu swoje własne logo lub identyfikację graficzną lub też oznaczenie firmowe lub oznaczenie używane dla wielu różnych towarów ("co-branding"), lub
– nakleił dodatkową etykietę na tym opakowaniu w taki sposób, że zasłania ona całkowicie lub częściowo znak towarowy uprawnionego, lub
– nie zamieścił na dodatkowej etykiecie informacji, że znak towarowy należy do uprawnionego, lub też
– wydrukował swoją nazwę wielkimi literami,
może szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy.
5) W sytuacjach takich, jak rozpatrywane w postępowaniach przed sądem krajowym, na podmiotach dokonujących przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, że zaistniały następujące przesłanki:
– korzystanie przez uprawnionego z praw do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów z tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi;
– przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu;
– na nowym opakowaniu wyraźnie wymieniony jest podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu;
– wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie jest zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne;
– podmiot dokonujący przywozu zawiadomił uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczył mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu,
których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego.
Jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy, by podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tę okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że do naruszenia renomy doszło.
6) Jeżeli podmiot dokonujący importu równoległego zaniechał wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o przepakowanym produkcie, to w przypadku każdego późniejszego przywozu tego produktu dopuszcza się on naruszenia praw do znaku, o ile nie dokonał takiego zawiadomienia. Sankcja z tytułu naruszenia musi być nie tylko proporcjonalna, ale również na tyle skuteczna i odstraszająca, by zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 89/104. Przepis krajowy, na mocy którego w przypadku tego rodzaju naruszenia, uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych na tych samych warunkach, jak w przypadku podrabiania produktów, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadą proporcjonalności. Jednakże sąd krajowy winien w każdej konkretnej sprawie określić kwotę należnego świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem w szczególności rozmiaru szkody wyrządzonej uprawnionemu do znaku towarowego w wyniku naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalności.
______
(1) Dz.U. C 273 z 6.11.2004.
