16 marca 2019 roku, dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, weszła w życie ustawa z 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowelizacja wynika z konieczności implementacji Dyrektywy (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Transpozycja dyrektywy miała nastąpić najpóźniej do 14 stycznia 2019 r.

Zobacz w LEX: Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy >

Ważna zmiana definicja znaku towarowego z przeszkodami

Nowelizacja przede wszystkim zmienia definicję znaku towarowego. Znosi wymóg graficznego przedstawienia znaku towarowego. Będzie można rejestrować każde oznaczenie, które możliwe jest do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Wcześniejszy wymóg graficznej przedstawialności znaku był ogromnym utrudnieniem dla rejestrowania tzw. niekonwencjonalnych znaków, takich jak zapach lub smak. Po nowelizacji ustawy rejestracja znaku zapachowego, np. świeżo skoszonej trawy dla piłeczek tenisowych, czy zapachu truskawek dla szczoteczki do zębów, staje się nieco łatwiejsza.

Czytaj również: Przez spór o zasady wyboru szefa urzędu, wynalazcy poczekają na zmiany w ochronie patentów >>

Urząd Patentowy RP na razie studzi jednak optymizm przedsiębiorców. W opublikowanych na swojej stronie internetowej informacjach zawierających wskazówki dla zgłaszających nowe znaki towarowe, wprost wskazał, iż na znaki zapachowe lub smakowe nie udziela się jeszcze ochrony. Jako uzasadnienie podaje się konieczność przedstawienia reprezentacji znaku jako jasnej, precyzyjnej, samodzielnej, łatwo dostępnej, zrozumiałej, na co jak podkreśla Urząd, nie zezwala obecny stan technologii.

Prawne wrota dla rejestracji takich znaków zostały jednak bardziej uchylone. Będziemy teraz obserwować rozwój technologii udostępniania zapachów i smaków na odległość. Alternatywnie przedsiębiorcy będą dowodzić, że istniejące sposoby przedstawienia takich znaków, chociażby przez ich opis, są wystarczająco jasne i precyzyjne dla odróżnienia ich od innych zapachów lub smaków.

Sprawdź w LEX: Amortyzacja znaku towarowego >

 


Licencjobiorca z większymi prawami

Od soboty zwiększają się również uprawnienia licencjobiorcy w kwestii ochrony naruszonego prawa ochronnego na znak towarowy – zgodnie z nowelizacją, o ile umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca (wyłączny lub niewyłączny) będzie mógł wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Wystarczy, aby uprawniony udzielił na to swej zgody. Licencjobiorca wyłączny może wystąpić z roszczeniami nawet bez tej zgody, jeśli wcześniej wezwie uprawnionego do wytoczenia powództwa o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, a ten nie wytoczy powództwa w stosownym terminie. Wbrew wcześniejszym regulacjom, licencja nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Patentowym, aby licencjobiorca mógł wytoczyć powództwo.  Zmiana bardzo ułatwia dochodzenie ochrony wobec naruszeń. Wielokrotnie licencjobiorcom, którzy występują w bezpośredniej, lokalnej konkurencji z naruszycielem, bardziej zależy na wszczęciu postępowania sądowego niż samym uprawnionym. Zniesienie wymogu rejestracji takiej licencji w Urzędzie to również znaczne ułatwienie. Zmianę należy ocenić pozytywnie.  

Sprawdź w LEX: Jak rozliczyć opłatę za przedłużenie ochrony znaku towarowego? >

Łatwiejsza walka z podróbkami

Nowela wprowadza też dodatkowe roszczenia uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy w razie naruszenia jego praw. W przypadku ryzyka używania np. opakowania, etykiety, metki, itp. z podrobionym znakiem, uprawniony z prawa ochronnego lub osoba, której ustawa na to zezwala, będzie miał dwa dodatkowe uprawnienia. Po pierwsze, będzie mógł żądać zaniechania dalszego umieszczania oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub do niego podobnych na tych opakowaniach lub metkach. Po drugie, będzie mógł żądać zaniechania oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu takich opakowań, etykiet, metek itp. Ułatwi to znacznie dochodzenie ochrony np. wobec podróbek produktów markowych. Ustawodawca przewidział wprost, że uprawniony z prawa może sprzeciwiać się produkcji opakowań lub metek zawierających chronione znaki towarowe, a także ich sprzedaży. Nowela wprowadza też odpowiedzialność osoby, z której usług korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. Od soboty przepisy mówią wprost, że uprawniony będzie mógł wystąpić z roszczeniem przeciwko osobie z usług, której korzystano przy naruszeniu.  Prawo cywilne przewiduje, że za szkodę odpowiedzialny jest również pomocnik lub ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Stosowanie tego przepisu rodzi jednak szereg trudności. Nowelizacja wprowadza w tym zakresie istotne ułatwienie dla uprawnionych.

Czytaj również: Prawny strzał w Wólkę Kosowską  >>
Przyszłość pokaże, jak będzie wyglądać dochodzenie odpowiedzialności wobec poszczególnych osób z tego tytułu. Uprawnieni będą bez wątpienia rozważać wszczęcie postępowania wobec podwykonawców, przewoźników, podmiotów składujących towary, właścicieli hal targowych, agencji marketingowych. Zmiana nie wpływa jednak istotnie na odpowiedzialność pośredników w Internecie, np. platform handlowych, jak Allegro. One nadal korzystają z wyłączenia odpowiedzialności przewidzianego dla „hosterów” w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 


Odformalizowana procedura przedłużenia ochrony

Po zmianie przepisy ułatwiają też przedłużanie praw ochronnych na znaki towarowe. Dla przedłużenia prawa konieczne będzie jedynie dokonanie odpowiedniej opłaty. Tym samym ustawodawca odszedł od sformalizowanej procedury przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy. Humorystycznie można stwierdzić, że ze zmiany nie są zadowoleni profesjonalni pełnomocnicy, którzy dotychczas składali wnioski o przedłużenie praw ochronnych na znaki towarowe. Zmianę należy ocenić jednak pozytywnie. Ułatwia przedsiębiorcom przedłużanie ochrony na znak towarowy i ogranicza koszty prowadzenia działalności. Ponadto Urząd Patentowy RP będzie informował uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Dotychczas Urząd nie miał takiego obowiązku. 10 lat ochrony to długi okres. Przedsiębiorcy często zapominają o przedłużeniu tego terminu. Zmianę należy ocenić pozytywnie. Tym niemniej, nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie powinni pilnować terminu sami. Jeśli informacja z Urzędu do nich nie dotrze, nie znosi to negatywnych skutków niedochowania terminu. Bezpiecznie jest zatem korzystać dla przedłużenia z usług profesjonalnych pełnomocników.

 
Autor: Marek Trojnarski jest radcą prawnym w kancelarii Dentons.
 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy >

Znaki towarowe - wycena i ewidencja >